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Optoélectronique – Conférence Hiroshi Amano 11/04/2017 « lighting the world with LEDs »
le 12 October 2017

Optoélectronique – Conférence Hiroshi Amano 11/04/2017 « lighting the world with LEDs »

Hiroshi Amano, co-lauréat du prix Nobel de Physique 2014, donnait le 11 avril dernier à Grenoble une conférence publique sur le développement des diodes électroluminescentes (LED). Notre équipe brevet basée à Grenoble, particulièrement impliquée dans cette thématique d’optoélectronique, dont moi-même ayant eu l’occasion au cours de ma carrière de travailler sur le développement de LED à base de nanofil, attendions donc avec impatience cette conférence.

La genèse de la LED bleue

Le prix Nobel 2014 a récompensé les travaux de H. Amano, I. Asaki et S. Nakamura sur les LEDs bleues, qui ont permis à la technologie LED un véritable essor notamment dans les domaines de l’éclairage et de l’affichage.
Dans un amphi sous le charme, H. Amano a retracé avec beaucoup d’anecdotes personnelles le parcours jalonné de succès (et d’échecs !) qui l’a mené aux découvertes fondant les bases d’un nouvel « éclairage solide ».
Nous avons pu revivre avec lui l’annonce de son prix Nobel qui fut assez rocambolesque, à la descente d’un avion tandis qu’il se rendait précisément à Grenoble – ville qui garde par conséquent une place toute particulière dans son esprit.
L’objet de sa visite était en effet la start up grenobloise Aledia*, issue du département Optronique du CEA, pour laquelle H. Amano est conseiller scientifique. Entre l’accueil et l’annonce par M P. Gilet (Aledia) de l’attribution du prix Nobel, et le retour à l’université de Nagoya au Japon, la seule chose dont H. Amano nous a confié se souvenir est que le président de l’université lui a intimé « le devoir de revenir à Nagoya en business class » !
Après un petit historique sur l’évolution des LEDs verte (1974, GaP dopé N), jaune (1981, GaAsP), bleue (1993, InGaN) et blanche (1999, InGaN + phosphore), H. Amano a explicité la genèse et l’aboutissement de ses recherches.
Dans les années 70, le nitrure de gallium (GaN) est un matériau plein de défauts cristallins que l’on ne parvient pas à doper avec des porteurs de charge positive, de type « p ». En conséquence, tous les scientifiques abandonnent les recherches sur ce matériau, tous excepté le professeur Imanu Akasaki.
H. Amano est alors étudiant auprès de I. Akasaki, et développe un réacteur pour la synthèse de GaN par épitaxie en phase vapeur (MOVPE). Le budget manque, certains éléments du réacteur sont bricolés (les bobines RF sont modelées autour d’une canette de bière…), mais un premier résultat fondamental sur la croissance de GaN en couche mince est obtenu… et publié dans la plus totale indifférence !

H. Amano comprend que le challenge digne d’intérêt est le dopage « p » du GaN ; pour réussir, il faut comprendre et surmonter le problème d’autocompensation entre les charges électriques associées aux impuretés et aux défauts du matériau.

Après une phase de lente maturation ponctuée de résultats partiels, le choix du dopant se porte sur le magnésium (Mg) qui présente la plus basse énergie d’activation dans GaN, et le succès devient spectaculaire lorsque H. Amano trouve un traitement (Low-Energy Electron Beam Irradiation) contre la passivation du magnésium par l’hydrogène : le taux de recombinaisons radiatives à la jonction pn de la diode augmente exponentiellement… et la lumière fut !

Une faible émission de lumière bleue est perçue en 1989 par l’équipe. Le professeur Akasaki, qui ne la voit pas, se rend compte à cette occasion qu’il souffre d’un manque de sensibilité à la lumière bleue ! Il obtiendra finalement le prix Nobel sur cette LED bleue…

. Amano nous explique, démonstration à l’appui, que la lumière blanche des LEDs pour l’éclairage provient d’une combinaison des seules diodes bleues avec un phosphore jaune. Cette combinaison produit un blanc « froid », dont le spectre tire imperceptiblement vers le bleu, et dont les effets peuvent être ressentis sur le rythme circadien… c’est le syndrome de la lumière bleue qui influe sur le métabolisme par inhibition de la sécrétion de mélatonine. Cet inconvénient est surtout ressenti par les moins de 30 ans, nous dit H. Amano malicieusement.
Quoi qu’il en soit, cette technologie est à la base de progrès conséquents en matière d’économies d’énergie (les LEDs dans l’éclairage permettront d’abaisser de 7% la consommation d’énergie totale du Japon en 2020).
Les applications des LEDs UV pour la purification de l’eau potable pourraient également générer un progrès sanitaire considérable (2.5 milliards d’individus n’ont pas de moyens sanitaires appropriés).

D’autres applications technologiques liées aux matériaux III-V sont également étudiées par l’équipe du professeur Amano. Ces matériaux (en particulier les nitrures GaN et AlN) sont en effet parfaitement adaptés à la conception de dispositifs RF, tels que des transistors à gaz bidimensionnel d’électrons, et de dispositifs de puissance, tels que des transformateurs DC/AC pour le photovoltaïque.

Les questions que posent le public à l’issue de cette conférence portent sur le recyclage des LEDs – encore cher, les ressources géologiques en Gallium – minerai rare, la transition des technologies basées sur le silicium vers les technologies basées sur le gallium – en fonction des applications, et les futurs projets de l’équipe…
En conclusion, H. Amano nous a tous invité à venir visiter son laboratoire et plus largement Nagoya, démontrant par ailleurs des qualités de guide touristique insoupçonnées !

Des LEDs qui génèrent du bleu …, et beaucoup de brevets !

Notre suivi en matière de brevet dans ce domaine montre que ces travaux précurseurs ont généré un nombre de brevets considérable octroyant une position dominante aux sociétés en charge de la commercialisation de ces technologies LED bleues. Les brevets les plus élémentaires portant sur les LED (brevet US n° 4855249, Université de Nagoya, brevets US n° 5290393 et n° 5998925, Nichia) conférèrent un avantage concurrentiel déterminant dans le développement de ces sociétés qui affichent des chiffres d’affaires colossaux.

L’Université de Nagoya fut en mesure de tirer des recettes substantielles de la concession de licences de brevets sur les LED bleues dont elle était titulaire, marquant ainsi profondément son histoire. En 2006, ses revenus au titre des droits de licences rattachés aux LED bleues à base de GaN se montèrent à près de 48 millions de dollars, et représentaient 90% des redevances perçues par le Gouvernement Japonais au titre de ses brevets.
La variété et la complexité des technologies et des applications relatives aux LED se sont traduites par une stratégie offensive en matière de brevets.

Depuis les années 90, près de 25 000 brevets US ont en effet été délivrés dans ce domaine.

De l’avis même de ces éminents scientifiques, « les brevets sont essentiels car ils procurent aux entreprises un avantage concurrentiel sur le marché » (S. Nakamura).

« Si le système des brevets n’existait pas, je crois qu’il n’y aurait pas d’émulation entre inventeurs et que le progrès de la science et de la technologie serait freiné » explique encore un proche collaborateur de I. Akasaki.
De fait, MM. Nakamura, Akasaki et Amano ont déposé respectivement 207, 65 et 53 demandes de brevet


Eddy LATU-ROMAIN
Ingénieur Brevet
- Docteur (Ph.D) en Science des Matériaux –
Freescale Semiconducteurs et laboratoire LEPMI
Le calcul des rémunérations supplémentaires ou le jeu des 500€
le 10 October 2017

Le calcul des rémunérations supplémentaires ou le jeu des 500€

Nous avons déjà alerté nos lecteurs sur les difficultés de droit du travail posées par l’Article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle (pour rappel, Article L611-7-1 CPI: Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail). L’interprétation de cet article de loi n’est pas aisée et sa mise en œuvre dans l’entreprise est rarement totalement satisfaisante.

Dans le cas d’espèce, la société SKF, fameux fabricant de roulements, avait pourtant soigneusement développé,pour ses ingénieurs et autres salariés disposant d’une mission inventive, des règles de calcul de la rémunération supplémentaire obligatoire pour les salariés auteurs d’une invention dite de mission. Mais la Cour d’Appel de Paris ne valide pas les calculs de SKF pour la prime à verser à son salarié, Mr Wilson…

D’abord, la Cour examine la Convention collective applicable (celle de la métallurgie). C’est un bon réflexe, car l’Article L611-7 CPI s’y réfère comme source de détermination de la rémunération supplémentaire. Mais elle constate aussitôt que cette Convention ne donne aucune règle précise. Il semble que le contrat de travail de Mr Wilson ne soit pas plus source d’inspiration… Elle note enfin que le calcul des rémunérations supplémentaires de SKF est fondé sur des règles fixées unilatéralement par l’employeur, règles donc écartées par la Cour.

Finalement, les magistrats recouvrent une pleine liberté de fixation de la rémunération supplémentaire. Cette solution doit être approuvée et on regrettera les lacunes de la Convention collective tout autant que SKF doit regretter les lacunes de ses contrats de travail.

C’est dans la détermination des montants en jeu que l’on peut être surpris. Il y avait six inventions en discussion dont l’une est écartée car Mr Wilson n’apporte pas la preuve de sa qualité d’inventeur. Pour les cinq autres, des primes ont déjà été versées selon les formules internes de SKF. La Cour ne trouve pas les montants satisfaisants (on ne sait pas vraiment pourquoi) et les rehausse, mais on cherche encore sa logique :
- Pour une première invention, Mr Wilson, co-inventeur parmi quatre salariés, avait touché une prime de 776.61 € de SKF. Les magistrats de Paris y ajoutent 2500€, soit un total de 3276.61€ pour une participation à un quart d’une invention exploitée à hauteur de 1 579 319€ par SKF. Ce n’est pas si mal…mais pourquoi cette somme ? On ne le sait pas, mais cela représente tout de même 10% de la marge nette dégagée par cette innovation.
- Pour la deuxième invention, non exploitée, la Cour ajoute 500 € (pourquoi pas !) aux sommes déjà reçues par Mr Wilson qui obtient par là un total de 1530€ pour sa participation à cette innovation avec deux autres inventeurs.
- La troisième invention n’est pas plus exploitée. Elle est issue de Mr Wilson et d’un autre inventeur, mais la Cour complémente toujours la prime déjà reçue de … 500€, soit un total de 1767€ de rémunération supplémentaire dans ce cas. A peine plus que pour l’invention précédente à laquelle 3 inventeurs ont participé.
- Très proche du cas précédent, mais avec un co-inventeur de plus, on parvient pour la quatrième invention à 1566€ tout de même…en ajoutant toujours 500€ aux sommes déjà reçues ;
- Enfin, la cinquième invention semble la meilleure rentabilité pour Mr Wilson puisqu’il en tire un total de 2310 € (la Cour d’Appel ayant ajouté…500€) pour cette invention dont Mr Wilson a partagé le mérite avec deux autres inventeurs et dont l’exploitation a dégagé une marge nette de 15792€ pour SKF. Si SKF a le malheur de voir les autres inventeurs réclamer la même somme, cela lui coutera en tout près de 50% de la marge nette.
On notera l’enjeu financier au final bien modeste de ce contentieux : 4500€ de primes complémentaires allouées et 7500 € au titre de l’Article 700 du CPC. Mr Wilson ne risque pas de rouler sur l’or grâce à SKF une fois déduits les honoraires de son avocat !

La fixation des rémunérations supplémentaires n’est donc pas chose facile, et, si les montants alloués par la Cour d’appel ne sont pas satisfaisants, il faut bien reconnaitre qu’aucune règle claire n’est à sa disposition dans un tel cas. Il ressort qu’il est fortement souhaitable de fixer les règles de calcul dans un accord d’entreprise ou dans le contrat de travail dans chaque cas où la convention collective n’est pas pleinement satisfaisante sur ce point, c’est-à-dire toujours !


Jean-Pascal DECOBERT
Mandataire européen
Conseil en propriété industrielle
le 22 September 2017

Décision G1/15 de la Grande Chambre de Recours de l’OEB


La présente décision concerne la situation dite à « priorité partielle » dans laquelle, pour une même invention, une revendication comprenant plusieurs alternatives (dite revendication de type « OU ») se voit attribuer plusieurs dates de priorité, par exemple une date de priorité par alternative.
Cette situation apparaît lorsqu’un premier document divulgue un élément A et qu’un deuxième document, déposé ultérieurement au premier et dont la priorité est aussi revendiquée, divulgue un élément B, non divulgué dans le premier document et utilisé en tant qu’alternative à l’élément A. Alors, une revendication de type « OU », faisant par exemple partie du deuxième document, ou d’une divisionnaire issue du deuxième document, portant sur l’objet « A ou B » peut bénéficier de la date de dépôt du premier document pour l’alternative A et de la date de dépôt du deuxième document pour l’alternative B.

Cette situation complexe est pour autant fréquemment rencontrée. En effet, elle peut être observée dès lors que l’invention connaît des développements dans la période de douze mois suivant le dépôt du document de priorité, et qu’il est de l’intérêt du demandeur d’introduire l’objet de ces développements dans le deuxième document, de sorte à bénéficier de la date de priorité pour les éléments communs aux deux documents. De la sorte, toute divulgation ayant eu lieu entre le dépôt du premier document et le dépôt du deuxième document, divulgation que pourrait constituer le premier document lui-même, ne peut être opposée aux éléments communs aux deux documents.

La principale question posée à la Grande Chambre de Recours vise à déterminer si le bénéfice d’une priorité partielle pour une revendication de type « OU » doit être refusé s’il n’est pas satisfait à une condition selon laquelle l’objet « A ou B » doit avoir été divulgué pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité
Cette question émane d’une divergence jurisprudentielle liée à l’interprétation qui a été faite du passage de la décision G2/98 selon laquelle l'utilisation d’une revendication de type « OU » pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées est parfaitement acceptable à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis.
La réponse de la Grande Chambre est sans équivoque : NON, la condition énoncée ci-dessus ne peut être interprétée comme impliquant une limitation supplémentaire du droit de priorité. Dès lors, hormis certaines conditions de forme, la seule condition de fond à remplir pour qu’une revendication de priorité soit valable est qu’il s’agisse de la même invention.
Cette réponse est donc favorable aux titulaires, en ce sens que la décision G2/98 ne devrait plus être interprétée à l’avenir comme limitant l’accès au bénéfice de la priorité partielle pour les titulaires.
En outre, la Grande Chambre rappelle que l’évaluation du critère de « même invention » pour ce qui est de la validité du droit de priorité est défini de façon consistante et par une jurisprudence constante comme consistant à évaluer si l’homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l’objet revendiqué à partir du document de priorité considéré dans son ensemble. Aucune condition additionnelle n’est requise.
En corollaire, cette décision ne semble pas impacter le mécanisme des demandes divisionnaires empoisonnées (Article à paraître).

Quentin BRONCHART
Mandataire Européen
le 20 September 2017

Industrie Sport et Loisirs – Evènement Inosport, 15/06/2017, Voiron

Sur le campus de la Brunerie à Voiron, se tenait l’édition annuelle d’Inosport, évènement phare accompagnant le développement de la filière économique « sport, loisirs, santé/bien-être » sur le territoire du Pays Voironnais.
Inosport a été conçu pour fournir aux entreprises de cette filière des éléments d'anticipation des évolutions du marché.
Inosport propose ainsi une réflexion sur l'évolution des usages et sur les avancées technologiques au travers de tables rondes, une vitrine des derniers produits innovants au travers d’un showroom Innovations et d’un prix Inosport, et un accompagnement au travers de rendez-vous d’affaires en BtoB.
La première table ronde à laquelle nous avons assisté portait sur les pratiques le sport connecté ou le sport augmenté en opposition ou en complément du sport traditionnel.
Plusieurs intervenants, dont Mme Fabienne Martin-Juchat, chargée de mission en valorisation des sciences humaines et sociales à l’UGA, M Olivier Thomas, Berkley, DG de MoovLab, Laure Dousset, MIT, Plush&Nuggets, ont participé à ce débat sur l’innovation venant par l’usage et la pratique.
Le e-sport présente en effet un intérêt croissant à la fois pour le pratiquant confirmé (suivi de paramètres d’entraînement), pour le pratiquant occasionnel ou débutant (approche ludique 50% sport, 50% jeu vidéo, émulation d’une pratique en réseau) et pour le spectateur (visualisation du rythme cardiaque, des appuis ou de la puissance développée).
Néanmoins, ce débat a cherché à montrer certaines limites de cette pratique. La possibilité de remplacer un entraîneur humain par une intelligence artificielle par exemple, semble priver le pratiquant d’une relation de confiance fondamentale pour la progression physique et technique.
Inosport nous a également permis de rencontrer des sociétés venues présenter leur produit innovant, et de constater que le réflexe de la protection par brevet est désormais bien ancré !
Le Prix Spécial du Pays Voironnais a été attribué cette année à PowerPeps pour son distributeur de capsules de gel énergétique pour le coureur ; une demande de brevet pour ce distributeur vient d'être déposée.
La précédente édition avait récompensé le fabricant de prises d’escalade Volx Climbing pour son système de prises d’escalade lumineuses et intelligentes, ayant fait l’objet de cinq dépôts de demandes de brevets.
Nous avons eu le plaisir de croiser Philippe LIGOT, délégué territorial de l’INPI présent à cet évènement, qui nous a confirmé tout l’intérêt de la filière « sport, loisirs, santé/bien-être » pour la protection intellectuelle.
Et nous avons eu le plaisir de croiser deux (autres !) champions, Taïg Khris, champion des X-Games reconverti dans le secteur des télécoms, et Sébastien Chabal, venu en voisin partager un moment de convivialité.
Rendez-vous est pris pour les prochains évènements de l’innovation de ce secteur littéralement… dynamique !
Du point de vue de la PI donc, l’essai est transformé.


Eddy Latu-Romain
Ingénieur Brevet
Amazon - Un clic pour contrôler tous les clics…
le 12 September 2017

Amazon - Un clic pour contrôler tous les clics…

Voici aujourd’hui 20 ans qu’Amazon posait l’une des premières pierres de son empire. Alors seulement âgée de deux ans, Amazon déposait en 1997 une demande de brevet qui allait lui assurer une supériorité tactique relativement à ses concurrents.
Nous sommes donc en 1997, l’Internet se développe depuis déjà plusieurs années et la vente en ligne avec. Néanmoins, un frein important limite l’expansion des achats en ligne. Il s’agit du long processus d’enregistrement de la commande nécessitant principalement de renseigner le numéro de sa carte de paiement, avec date d’expiration et cryptogramme…
Cette étape que nous avons tous connue était pour beaucoup de potentiels acheteurs une limitation que celle –ci soit consciente ou non.
En effet, d’une part il y a l’acte conscient de devoir fournir ses informations bancaires à un tiers que l’on ne connaît ni d’Ève ni d’Adam, et d’autre part il y a ce temps nécessaire pour compléter ces informations ; il faut également ajouter qu’il convient de disposer de sa carte de paiement à porter de main, bref autant d’éléments qui limitent les potentiels acheteurs de passer à l’acte.
Face à cette situation, Amazon imagine un monde où chaque acheteur potentiel devient un client fidèle qui d’un clic simple enregistre et paye sa commande.
Dans ce monde de consommation idyllique, ce système ne nécessite qu’une phase d’enregistrement des données personnelles du client comprenant ses données de paiement. Voilà, rien de plus à faire, le client peut directement profiter de ce bouton magique d’achat instantané… et le bouton magique d’achat instantané peut lui montrer sa redoutable efficacité.
Mieux que les confiseries situées au niveau des caisses des supermarchés, l’achat en un clic rend n’importe quel achat de produits attractif, simple, et décuple les achats impulsifs.
Mais Amazon voit plus loin. Ayant compris le potentiel de cette solution, il ne souhaite pas la divulguer sans avoir pensé à la protéger en amont. C’est ainsi qu’une demande de brevet a été déposée auprès de l’USPTO sous le numéro US 08/928,951 le 12 Septembre 1997.
Pour nous Européens, cela consiste en un pari plus que risqué relativement à la notion d’objet brevetable, mais voilà nous sommes en 1997 et aux États-Unis d’Amérique, pays de pionniers, qui à l’époque admettait encore la brevetabilité des so-called « Business Methods ». Et le brevet, bien peu technique, a été délivré.
C’est ainsi que durant 20 ans, le « One-Click » d’Amazon a joué un rôle déterminant dans l’expansion du géant, lui valant de nombreuses batailles avec ses concurrents et des licences richement concédées.
Mais ne nous y trompons pas, bien que ce brevet que nous pourrions qualifier de fondateur pour Amazon expire aujourd’hui, il n’en demeure pas moins que depuis 20 ans, Amazon ne cesse de déposer des demandes de brevet dans de nombreux domaines tant en informatique qu’en logistique. Ainsi, pour n’en citer que certains, et des plus originaux, nous trouvons des entrepôts volants, le parachutage de colis, la livraison de colis par drone et même la protection de drone relativement à des attaques extérieures.
Si Amazon a bien compris une chose, c’est l’impact de la protection de sa propriété intellectuelle dans un monde en constante évolution technologique et où le premier arrivé a gagné.

Benjamin DELSOL
Le brevet monégasque aura son rapport de recherche officiel
le 21 Août 2017

Le brevet monégasque aura son rapport de recherche officiel

La Principauté de Monaco renforce ses outils de procédure pour la délivrance des brevets.
Monaco est partie prenante à la Convention sur le brevet européen depuis 1991 de sorte que les brevets européens instruits par l’Office Européen des Brevets (OEB) peuvent désigner Monaco.

Parallèlement, une protection par brevet dans la Principauté est accessible via une procédure locale,directement auprès de l’Office des brevets national, intégré au sein de la Direction de l’Expansion économique de Monaco. C’est dans ce contexte national qu’interviendra, avec effet au 1er avril 2017, une modification importante de la procédure.
En effet, la procédure nationale comportait jusqu’ici uniquement un examen de forme, qui avait certes l’avantage de la rapidité, mais qui ne donnait pas de renseignement au déposant quant à la brevetabilité.

Dorénavant, le demandeur pourra choisir une procédure alternative avec établissement d’un rapport de recherche. C’est l’OEB qui produira ce rapport, sur le modèle de ce qu’il réalise déjà pour le compte d’autres offices nationaux, dont l’INPI français. Il s’agira d’un rapport dit élargi en ce sens qu’il fournira non seulement une liste d’antériorités définissant ce que l’examinateur de recherche aura considéré comme l’état de la technique le plus proche, mais aussi une opinion sur la brevetabilité. Le rapport de recherche élargi parviendra au déposant bien avant l’expiration du délai de priorité de 12 mois, suivant l’hypothèse où le dépôt monégasque est le premier dépôt de demande de brevet pour l’invention concernée.

Cette nouvelle option est très clairement un atout pour les entreprises monégasques, qui pourront déposer à coût contenu une demande nationale et bénéficier à un stade précoce des informations du rapport de recherche, précieuses pour leur stratégie ultérieure de protection. Avec cet enrichissement de sa réglementation des brevets, le brevet national à Monaco accroit sa qualité, avec un rapport de recherche du niveau des grands offices de brevets, et optimise son attrait pour les déposants de brevets.

Jean-Pascal DECOBERT
Mandataire européen
Conseil en propriété industrielle

La loi Hamon et les IGPIA : les premières décisions d’homologation ont été rendues
le 2 juillet 2017

La loi Hamon et les IGPIA : les premières décisions d’homologation ont été rendues

La loi Hamon et les IGPIA : les premières décisions d’homologation ont été rendues de bénéficier d’une protection par une indication géographique dès lors qu’ils possèdent une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.
Dans notre News Letter de juin 2015 nous vous informions que suite au décret d’application de ladite loi, les demandes d’homologation des IGPIA pouvaient enfin être déposées auprès de l’INPI.
Nous vous annonçons maintenant que le 2 décembre dernier l’INPI a remis sa première IGPIA au « Pole lorrain ameublement bois » sur l’indication LE SIEGE DE LIFFOL.
Le « Pôle lorrain ameublement bois » est une association représentant les entreprises de production de sièges de la région lorraine et cette IGPIA est la reconnaissance d’un savoir-faire sur la fabrication d’un siège qui répond à 23 étapes techniques (débillardage, délignage, chantournage, toupillage…) qui, à l’exception du cintrage, doivent toutes être réalisées dans la zone géographique de 165 communes de la Haute Marne, de la Meuse et des Vosges.
Une deuxième IGPIA a été remise le 20 janvier à « l’Association Indication Géographique Granit de Bretagne sur l’indication GRANIT DE BRETAGNE.
En revanche, la demande d’homologation sur l’indication géographique ESPADRILLE DE MAULEON – MAULEKO ESPARTINA a elle été rejetée par l’INPI.
Nous attendons maintenant les prochaines décisions de l’INPI sur les demandes d’IGPIA relatives à l’appellation SAVON DE MARSEILLE pour laquelle deux demandes d’homologation distinctes ont été déposées, l’une le 16.05.2015 par l’Association des fabricants de savon de Marseille et l’autre le 22.12.2015 par l’Union des professionnels du Savon de Marseille. Ces demandes sont les premières à avoir été déposées et aucune décision n’a encore été rendue, elles doivent susciter de nombreuses questions auprès des personnes en charges de ces dossiers à l’INPI.
Les décisions qui vont être rendues seront lourdes de conséquences, notamment pour toutes les savonneries en dehors de l’aire de production agrée si l’une ou l’autre des demandes d’homologation est acceptée. Cette affaire doit donc être suivie de très près par l’ensemble des savonneries.

Ségolène LUHERNE
CPI Marques, Dessins et modèles
Tech Talk
20 juin 2017

Tech Talk

Nous avons été conviés mardi 21 mars 2017 à Grenoble à la présentation donnée par GlobalFoundries des technologies en cours de développement dans ses usines microélectroniques de Dresde, en Allemagne. Ce type de présentation est l’occasion pour les experts en micro-électronique du bassin Grenoblois de se tenir informés du niveau de maturation des technologies de poids lourds de l’industrie du semi-conducteur mais aussi des enjeux économiques liés à ces technologies.
Les informations communiquées lors de cette réunion n’étant pas confidentielles, nous vous faisons ici un compte-rendu de celles qui nous ont paru les plus importantes.Depuis 1971, les cycles de développement de l’industrie de la microélectronique suivent la loi de Moore prédisant que le nombre de transistors sur une puce de silicium double tous les deux ans. Les dispositifs électroniques deviennent ainsi de moins en moins coûteux et de plus en plus puissants.

Actuellement, la miniaturisation du transistor – l’unité de base de la puce – atteint des limites physiques. Les coûts associés à cette miniaturisation sont tels que, selon Global Foundries, seuls quatre fabricants (Intel, Samsung, GlobalFoundries, TSMC) dans le monde ont encore la capacité de développer le nœud technologique CMOS 16 nm. On rajoutera à cette liste au moins le fondeur Taiwanais UMC qui, le 23 février 2017, a annoncé le lancement de la production de masse en 14 nm.
Par conséquent, de nouvelles architectures ont émergées à la fois au niveau du transistor et du design des puces (intégration 3D par exemple), pour continuer à pousser les performances et les fonctionnalités des puces microélectroniques.
Intel a notamment choisi de développer le transistor FinFET qui offre actuellement le meilleur niveau de performances au prix d’une architecture complexe et d’une consommation d’énergie élevée.
GlobalFoundries a choisi de développer le transistor FDSOI basé sur des technologies issues de collaborations avec STMicroelectronics, le CEA/LETI et SOITEC dans la région grenobloise.
Ce transfert technologique a été un succès, générant par ailleurs d’importants enjeux de propriété industrielle. Nous avons donc suivi avec intérêt cette présentation en compagnie de plusieurs experts en conception de circuits intégrés également présents.
La communication de GlobalFoundries portait en particulier sur leurs nouvelles technologies 22FDX et 12 FDX (pour transistor 22nm / 12nm FDSOI).
Les puces basées sur les technologies FDSOI sont réputées basse consommation, offrant un contrôle dynamique des performances, des fonctionnalités à la fois RF et mémoire non volatile, embarquées, et une production à bas coût.

Ces caractéristiques répondent aux besoins des smartphones (marché actuel : 1,5 Md puces/an, coût : 0,25 $/mm², conso : 3 Wh) et des objets connectés (IoT).

Le marché de l’IoT en pleine croissance (marché futur : 20-50 Md puces/an, coût : 0,05 $/mm², conso : 0,3 Wh) est clairement l’objectif revendiqué par GlobalFoundries dans sa feuille de route.

Une puce 22FDX configurée pour offrir le même niveau de performances qu’une puce 28nm CMOS (dernier nœud technologique CMOS développé à Dresde) consomme 90% d’énergie en moins.

En doublant le niveau de performances de cette puce 22FDX, la consommation est encore inférieure de 18% à celle d’une puce 28nm CMOS.

Concernant les procédés de fabrication, 71% des étapes sont communes avec les procédés existants CMOS, ce qui permet de diminuer significativement les coûts de développement.

La technologie 22FDX est actuellement dans la dernière phase de développement M6 (Milestone 6 : mass production).

Les dernières fonctionnalités (en particulier les modules RF digital/analogique et mmWave) devraient atteindre cette phase fin 2017.

En parallèle, la technologie 12FDX est en cours de développement. Ce prochain nœud technologique devrait concurrencer la technologie 10nm FinFET.
Avec ces dernières technologies 22FDX et 12FDX, la loi de Moore semble continuer à se vérifier !

Eddy LATU-ROMAIN
Ingénieur Brevet
- Docteur (Ph.D) en Science des Matériaux –
Freescale Semiconducteurs et laboratoire LEPMI

INTA Barcelone 20-24 Mai 2017
le 25 April 2017

INTA Barcelone 20-24 Mai 2017


Jean-Pascal DECOBERT et Nicolas HAUTIER, Conseils en Propriété Industrielle et Mandataires agréés auprès des offices Européen, Français et Monégasques représenteront l’équipe du Cabinet HAUTIER IP à cette occasion.

Notre participation à ce congrès est une opportunité de partager et d’enrichir notre expertise au regard des évolutions des législations et des pratiques du droit de la Propriété Industrielle.
Cette année, nous porterons une attention toute particulière aux conséquences du Brexit en matière de droits de PI.

Lors de ce congrès, nous réservons aussi du temps pour rencontrer et étendre notre réseau de confrères étrangers.
Ces échanges d’expertises avec nos confrères nous permettent d’améliorer en permanence la qualité des services que nous offrons à nos clients.

Si vous souhaitez nous rencontrer lors de ce congrès, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour fixer un rendez-vous.

Afin de prendre un rendez-vous, merci de contacter Madame Pascale SIMOES : contact@hautier-ip.eu
le 18 January 2017

Evolution de la procédure de brevet à Monaco



Dans la lignée de la France, depuis 2007, plusieurs pays ont conclu des accords avec l’OEB afin de profiter de son expertise et de sa rapidité dans le cadre des études de brevetabilité de leur demande nationale.
Afin de favoriser la croissance de l’innovation, Monaco a signé ce même type d’accord avec l’OEB, renforçant ainsi son arsenal juridique en matière de brevet.

A compter du 1er avril 2017 il sera possible de demander à l’OEB d’effectuer une étude de brevetabilité pour les demandes de brevet national déposées à Monaco. Ces recherches ne seront effectuées que sur requête et non d’office.
Le rapport de recherche et l’opinion écrite portant sur la brevetabilité de l’invention parviendront au demandeur dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande de brevet. Ces résultats seront réutilisables ultérieurement en cas de volonté d’extension à l’international ou de dépôt d’une demande de brevet européen.

Cette possibilité constitue un atout indéniable lors de dépôts de brevets monégasques, dont certains pays bénéficient déjà d’office et pour chaque demande de brevet national tels que la France…
G1/15 Priorité partielle - Décision de la grande chambre de recours
le 30 Novembre 2016

G1/15 Priorité partielle - Décision de la grande chambre de recours

La grande chambre de recours a rendu sa décision dans l'affaire G1/15 ce mardi 29 Novembre 2016.

Pour rappel cette décisions concerne les priorités partielles, c'est à dire lorsqu'une revendication comprend plusieurs modes de réalisation alternatifs qui n'ont pas droit à la même priorité. La conclusion de la décision est disponible et laisse la voie ouverte aux priorités partielle:

“Under the EPC, entitlement to partial priority may not be refused for a claim encompassing alternative subject-matter by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic “OR”-claim) provided that said alternative subject-matter has been disclosed for the first time, directly, or at least implicitly, unambiguously and in an enabling manner in the priority document. No other substantive conditions or limitations apply in this respect.”

Nous publierons une analyse détaillée de cette décision et de ses conséquence dès que la décision sera publiée.

Nicolas HAUTIER
Opposition devant l’Office Européen des Brevets
le 9 Novembre 2016

Opposition devant l’Office Européen des Brevets


La procédure d’opposition devant l’OEB, déjà très efficace, devrait séduire encore plus d’entreprises suite aux mesures tendant à en écourter la durée.

Pour rappel, cette procédure permet de demander la révocation d’un brevet concurrent, directement auprès de l’OEB. Elle présente de nombreux avantages :

- son coût : il reste très limité par rapport aux actions judiciaires en nullité demandées auprès des tribunaux. Son coût comprend la taxe officielle d’opposition (785 €) et les honoraires de conseil (le plus souvent entre 5 000 et 10 000 €). En comparaison une action en révocation devant un tribunal français induira un coût entre 20 000 et 80 000 €. Ce coût est bien plus élevé dans des pays comme l’Allemagne et surtout l’Angleterre et ou les USA (Pour les USA, il faut compter au moins 400 000$ même pour les procédures dites simplifiées de « Inter Partes Review» et « Post Grant Review ».

- son effet : la décision de révocation de brevet, si elle est prononcée par la division d’opposition, s’applique à tous les pays couverts par le brevet européen. Il n’est donc pas nécessaire de demander la nullité du brevet européen auprès de chacun des pays dans lequel le brevet européen a pris effet.

- sa rapidité : depuis juillet dernier, l’OEB a mis en place des mesures pour ramener la durée totale d’une opposition à 15 mois. Ce délai est relativement court par rapport aux autres procédures de révision ou d’invalidation.

Ce raccourcissement de durée s’accompagne aussi d’une exigence de grande réactivité pour chacune des parties (breveté et opposant ont 4 mois pour répondre aux arguments de la partie adverse) ainsi que pour la division d’opposition.

Ce raccourcissement de la durée de la procédure d’opposition sera très probablement bien accueilli par les entreprises gênées par des brevets concurrents.., en espérant naturellement que cela ne nuise pas à la qualité des décisions qui seront rendues.

Nicolas Hautier
Mandataire Européen en brevet
OEB : Modifications manuelles lors des Procédures Orales
le 22 Septembre 2016

OEB : Modifications manuelles lors des Procédures Orales


Lors des procédures orales, en particulier lors des oppositions, les modifications de revendications en cours de procédure sont nombreuses.

En Janvier 2014, l’OEB avait annoncé ne plus accepter les modifications manuscrites (voir JO OEB 2013, 603) y compris lors des procédures orales d’opposition.

Cela rendait particulièrement complexe ces modifications lors des procédures orales d’opposition. En effet, le représentant du breveté a généralement entre 10 et 20 minutes pour revoir sa stratégie en fonction de la position de la division d’opposition, puis pour définir des modifications à apporter aux revendications puis pour fournir ces revendications aux membres de la division d’opposition, à l’opposant et à aux interprètes.

Les mandataires européens ont alors vite été confrontés aux aléas et difficultés bureautiques (imprimantes déjà occupées par d’autres procédures, plus techniques, …).

Ces difficultés avaient aussi pour effet secondaires de rallonger notablement la durée des procédures orales.

Ces difficultés devraient être levées puisque depuis Août dernier les modifications à la main sont à nouveau acceptées par les divisions d’opposition.

Bonne nouvelle donc pour les mandataires européens qui peuvent pleinement se concentrer sur la nature des modifications et la sensible question de leur admissibilité.

Nicolas Hautier

le 16 août 2016

« La guerre des brevets » : Rebond sur un article paru dans l’édition du Monde en date du 10 août 2016

La période estivale n’empêche pas de cette lecture relative aux brevets. Ainsi, le quotidien dont il est question a fait paraître un article intitulé « la guerre des brevets » qui incite à quelques commentaires en tant que praticien du droit des brevets.
Sur le plan technique, il s’agit d’innovations apparemment particulièrement prometteuses dans le domaine de la manipulation génétique, et pour lesquels la française Emmanuelle Charpentier s’est illustrée.

Le Monde retrace d’abord l’historique des développements techniques dans le domaine considéré et souligne les dates très proches des résultats publiés par différentes équipes de par le monde. Outre l’équipe d’Emmanuelle Charpentier, il semble qu’une équipe dirigée par Fen Zhang au Broad Institute ait été à l’initiative de dépôts de demandes de brevet notamment aux USA dans le début des années 2010.
De façon étonnante et candide, les journalistes affirment rapidement que «le Broad Institute, qui a déposé les demandes de brevets de Zhang le 12 décembre 2012, les a fait passer sur le dessus de la pile en payant un forfait plus onéreux. ».
Cette dernière affirmation mérite une réponse, tant elle peut laisser penser qu’il existe une zone de non-droit dans les procédures de délivrance de brevets en particulier dans des pays développés tels que les États-Unis ou les pays européens. Pour rappel, une demande de brevet bénéficie d’une date de dépôt, fait l’objet d’un examen de forme puis, dans la majorité des pays, d’un examen de fond (c’est le cas aux États-Unis) au cours duquel un examinateur évalue si les conditions de délivrance d’un brevet sont respectées, notamment au regard de l’état de la technique à la date du dépôt. Dans le cadre de ces procédures, il n’y a pas de possibilité offerte au déposant de la demande de brevet pour, moyennant finances, faire en sorte que l’examinateur privilégie l’examen de sa demande de brevet au détriment de celles de ses concurrents.
Heureusement, la suite de l’article du Monde explique qu’une procédure, appelée procédure d’interférence, permet de départager le droit au brevet entre plusieurs concurrents lorsque les inventions ont été réalisées de manière extrêmement proche tant dans leur sujet que dans leur date. C’est ce qui se produit effectivement pour ces innovations techniques et qui n’est pas encore jugée par les autorités américaines. Ainsi donc, il existe bien des règles de Droit pour faire en sorte qu’un brevet revienne à la personne qui y a droit, et non pas à la plus offrante auprès de l’office des brevets…

De manière plus juste et moins polémique, la fin de l’article souligne l’intérêt économique des innovations dont il est question, la complexité technique qu’elles impliquent et la nécessité future de différents acteurs de ce domaine de travailler ensemble pour permettre l’exploitation pratique de ces manipulations génétiques. Les journalistes indiquent qu’il y aura nécessairement des licences croisées et des partages de royalties entre les différentes sociétés innovantes.
En effet, les brevets sont dans un tel cas généralement disséminés entre une pluralité de sociétés qui se trouvent en relation d’interdépendance. Néanmoins, il en ressort rarement une situation de blocage. En effet, chaque partie a un intérêt évident à exploiter et non à immobiliser ses adversaires. Dans ce contexte, les brevets autour de cette innovation seront, à n’en pas douter, plus des outils de négociation et d’échanges contractuels et techniques que des armes de blocage.

Jean-Pascal DECOBERT
La protection des applications mobiles
le 10 Juillet 2016

La protection des applications mobiles

Le marché des applications mobiles a subit une très forte croissance depuis sa création. En juillet 2008 au lancement de la boutique d’Apple (App Store), seules 500 applications étaient disponibles. Un an plus tard, l’App Store comptait 65 000 applications et plus de 1,5 milliard de téléchargements. En 2015, les deux boutiques les plus importantes (App Store, Google Play) recense respectivement 1,21 et 1,43 million d’applications.
Il est devenu indéniable que ce marché encore inexistant il y a moins de 10 ans est aujourd’hui incontournables tant pour les développeurs que pour les acteurs économiques en général. Voici quelques exemples en chiffres :
- en 2015 Apple a annoncé un chiffre d’affaires pour sa boutique d’applications de 20 milliards de dollars (dont 14 milliards reversés aux développeurs),
- Gameloft, société spécialisée dans la production de jeux mobiles (tablettes et smartphone) a annoncé un chiffre d’affaires record de 256,2 millions d’euros pour 2015,
- D’après l’ACPM, juste pour le mois de février 2016, l’application du journal « L’Equipe » a eu 2 217 242 visites pour 842 188 146 pages vues,
- En 2013, d’après Inmobi, 57% des utilisateurs d’applications ont déjà réalisé des achats par le biais d’applications.
Tous ces éléments démontrent que les applications sont aujourd’hui un bien de grande consommation, et constitue un patrimoine vital pour bon nombre d’entreprises.
A ce titre, la protection de ce patrimoine intellectuel devient de plus en plus primordiale, et même si les outils actuels semblent peu adaptés à une protection simple et efficace de ces nouveaux biens immatériels, des solutions existent déjà.
Ainsi, plusieurs types de protections peuvent se compléter pour protéger ces applications.
La première protection se fait directement au niveau du cœur de l’application. C’est-à-dire au niveau de son code source. Un code informatique peut être protégé (cumulativement) par le droit d’Auteur (L112-2, 13°) et par le droit des Brevets (L611-10) sous certaines conditions.
La protection par le droit d’Auteur ne nécessite aucun dépôt.
En effet, les droits sont attribués dès la création de l’œuvre (ici le logiciel). Néanmoins, en cas de contrefaçon il faut arriver à prouver le fait d’être l’auteur originel de l’œuvre.

A ce titre, il est fortement conseillé de déposer le code source de son logiciel soit chez un huissier sous scellé, soit auprès de l’APP par exemple. L’avantage du droit d’Auteur est que ce type de protection est automatique. Néanmoins la protection n’est conférée que sur le code en lui-même et non pas sur les fonctions qu’il représente. Ainsi, une fonction identique codée différemment échappera au monopole détenu par le titulaire du droit d’Auteur.

La protection par le brevet permet quant à elle de protéger une fonction du logiciel sous certaines conditions. Pour être éligible à une protection par le droit des Brevets, le logiciel doit avoir un effet technique supplémentaire. Tel est le cas par exemple d’un algorithme améliorant la consommation de ressource ou augmentant la sécurité des données, d’un logiciel améliorant le traitement d’un signal ou d’un affichage. A l’inverse, les logiciels n’ayant aucune fonction technique (affichage d’une interface, ou logiciel de traitement de texte par exemple) ne peuvent pas être protégés par brevet.

Attention, nous parlons ici uniquement d’une possibilité de protection par brevet. Les conditions habituelles de brevetabilité (nouveauté, activité inventive et application industrielle) restent bien entendu à respecter pour obtenir la délivrance d’un brevet.

En fonction des applications, une base de données peut aussi être créée et utilisée. Ainsi, cette base de données peut aussi faire l’objet d’une protection indépendante.
La seconde protection consiste à protéger la forme de l’application. C’est-à-dire principalement son aspect esthétique et son nom.
Pour la protection du nom d’une application le droit des Marques est parfaitement adapté.

De la même manière que l’on peut protéger le nom d’un produit, le nom d’une application est protégeable. Sous réserve bien entendu de respecter les conditions légales (caractère distinctif, disponibilité, licéité). Tel est le cas par exemple de l’application SHAZAM®.
Pour la protection de l’aspect esthétique d’une application le droit des dessins et modèles peut être une solution en combinaison avec le droit d’Auteur. Encore une fois, dès qu’il y a une création originale un droit d’Auteur nait sur l’œuvre. Ainsi, un développeur sera avisé lors de son dépôt chez un huissier ou à l’APP de fournir des copies d’écran ou tout autre copie de la représentation de son logiciel.
Le droit des dessins et modèles ne nécessite pas de condition d’originalité, mais une condition de caractère propre ou individuel pour pouvoir être appliqué. Ainsi, une des solutions pour protéger une application ou un site web est de déposer, avant toute divulgation, la trame de l’interface graphique du logiciel. De ce fait, une protection sur le cadre esthétique de l’interface de l’application est possible.
Tous ces éléments démontrent que la protection des applications est possible selon certaines conditions et sous certains aspects. Ainsi, il est important d’avoir à l’esprit ces différentes protections possibles, car généralement, c’est avant toute divulgation qu’il faut les revendiquer. De plus, l’obtention d’une ou plusieurs protections sur une application peut permettre une meilleure valorisation de l’application dans le patrimoine de son titulaire. Cette valorisation pourra ensuite faciliter le développement économique du titulaire des droits, notamment en développant une stratégie de licence (cas par exemple des franchises dans les jeux vidéo), ou en trouvant des investisseurs.
Bien entendu, toute l’équipe du cabinet Hautier se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

Thibault Marmonier
Juriste Brevets et Marques

le 30 Juin 2016

BREXIT – Les conséquences pour vos droits de PI


Le 24 juin 2016 le Royaume-Uni a voté pour une sortie de l’Union Européenne. Cette sortie de l’Union Européenne n’est pas sans conséquence sur les titres de propriétés industrielle.

Il est difficile de prédire quand exactement le Royaume-Uni quittera l’Union Européenne. En effet, ce dernier semble vouloir jouer la montre, alors que les pays européens le presse d’acter ce divorce. Dans les faits, l’article 50 du Traité de l’Union Européenne dispose que les traités de l’Union Européenne cessent de s’appliquer au pays quittant l’Union dès l’entrée en vigueur de l’accord de retrait du pays, ou à défaut dans les deux ans suivant la notification de retrait. Or le Royaume-Uni n’a toujours pas notifié sa volonté de retrait à l’Union Européenne.

1. Le Brexit et les brevets :

1.1. Conséquence pour le brevet européen à effet unitaire :
Rappelons que le brevet européen à effet unitaire est un nouveau dispositif, communautaire, qui n’est pas encore en vigueur.
Le Brexit intervient alors que le brevet européen à effet unitaire devait entrer en vigueur en 2017. Or une des conditions sine qua none pour son entrée en vigueur, était une ratification de l’accord par le Royaume-Uni (les trois plus gros déposants européens devaient signer cet accord). Pour faciliter cette ratification, Londres avait hérité de la division du contentieux chimique.
Dans un premier temps, le Royaume-Uni ne devrait pas ratifier l’accord sur le brevet européen à effet unitaire, qui devra être ratifié par le « nouveau » 3ème plus gros déposant européen, à savoir l’Italie.
Dans un second temps, il va falloir déménager la division du contentieux de chimie et déterminer un nouveau pays d’accueil. Il y a fort à parier que l’Italie négocie la ratification de l’accord en échange de cette division du contentieux de chimie. La France ayant déjà ratifié, elle n’a que peu de prise pour capter ce contentieux, alors que l’Allemagne a été plus prudente…

Au final, il nous parait improbable que le brevet européen à effet unitaire entre en vigueur prochainement.

1.2. Conséquence pour le brevet européen
Aucune conséquence n’est à prévoir pour le brevet européen. Le système mis en place par la Convention de Munich est fait pour prendre en compte la situation de pays hors Union Européenne (Suisse, Monaco et Turquie par exemple). De fait, ce brevet ne couvre pas que les pays l’Unions Européenne mais a une portée bien plus large (38 pays sont signataires de la CBE). Ainsi, le système de validation actuellement en vigueur continuera et il sera toujours possible de désigner le Royaume-Uni.

2. Le Brexit et les marques de l’Union Européenne et les dessins et modèles communautaires :

Les règlements sur la marque de l’Union Européenne (ancienne marque communautaire) et sur le modèle communautaire devraient donc à terme ne plus s’appliquer au Royaume-Uni (dans un délai de 2 ans à compter de la notification du Royaume-Uni de sa volonté de sortir de l’Union Européenne).
Cette période transitoire devrait notamment permettre la mise en place de mesure de conversion de la marque de l’Union Européenne en marque britannique et pareillement pour les modèles
Les modalités et les coûts de ces mesures de conversion sont encore totalement inconnus.
Il convient donc, dès à présent de mettre en place une nouvelle stratégie de protection pour les titres futurs, à savoir pour les marques et modèles qui vont être déposés.
Ainsi, par exemple, la marque de l’Union Européenne peut être complétée par une marque nationale britannique ou une marque internationale désignant notamment ce pays.

3. Le Brexit et l’exploitation des droits de PI

La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne aura comme conséquence le rétablissement du cloisonnement des droits de PI. Des précisions quant à l’épuisement du droit et aux accords de PI doivent être apportées.

3.1 La fin de l’épuisement du droit entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne
En quittant l’Union Européenne, le Royaume-Uni n’aura plus à appliquer la législation de l’Union Européenne, et donc les règles relatives à l’épuisement communautaire.
Concrètement, un titulaire de droit de PI devrait à l’avenir pouvoir empêcher l’entrée au Royaume-Uni ou dans l’Union Européen d’un produit protégé par un titre de propriété intellectuelle déjà mis sur le marché dans l’un de ces deux territoires.

3.2 Des précisions à apporter dans les contrats PI
Les contrats ont toujours une délimitation territoriale. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la Propriété Industrielle. Il est essentiel de prévoir dès aujourd’hui dans les contrats de PI tels que les cessions et/ou les licences et/ou les franchises et/ou les accords de coexistence si le territoire du Royaume-Uni est inclus ou non.
Pour les contrats déjà passés, des difficultés d’interprétation peuvent intervenir pour l’ensemble des contrats ayant comme territoire « l’Union Européenne ».

Les équipes du cabinet Hautier restent bien entendu à votre disposition afin de déterminer avec vous la meilleure stratégie à adopter en fonction de votre situation.
Le Crowdfunding : Ami ou Ennemi des Brevets ?
le 8 juin 2016

Le Crowdfunding : Ami ou Ennemi des Brevets ?

Le financement par le peuple, également appelé "Crowdfunding" selon son terme Anglo-Saxon, est un concept dont de nombreuses Start-up rêvent. Rendu populaire par l'émergence des nouvelles technologies de communication et le foisonnement des réseaux sociaux, ce très ancien principe resté longtemps chasse gardée des organismes humanitaires touche désormais tous les domaines imaginables, aussi bien technologiques qu’artistiques.

Dans cette ère économique en prise au doute, il est devenu de plus en plus difficile pour des Start-up d'obtenir des aides financières sans avancer des garanties. Paradoxalement, ces garanties ne peuvent être obtenues que par une première levée de fond. C'est là que le Crowdfunding apparaît.

En effet, là où un banquier réfléchirait à plusieurs fois quant au potentiel commercial d'un drone sphérique pour de la cartographie tridimensionnelle, l'ingénieur, le fan de science-fiction, le geek, mais aussi le passionné de photo ou tout simplement le rêveur, tous peuvent souhaiter voir cet objet devenir une réalité, et tous sont alors enclins à donner quelques euros pour sa réalisation, pour peu que le projet semble solide.

Ainsi, à l'aide de monsieur tout-le-monde, il est aujourd'hui possible à toute Start-up de tenter une première levée de fond sans passer par une banque et donc par les critères plus stricts requis par ce type d’établissement.

De plus afin de répondre au panel complet de potentiels investisseurs en herbes, de nombreuses solutions de financement sont possibles. Celles-ci sont principalement au nombre de 4.
• Il peut s’agir du don. Dans ce cas une personne physique ou morale contribue financièrement à un projet sans attendre un retour sur son investissement. Ce type d’investissement convient principalement aux projets associatifs ou aux projets d’ordre personnel.
• Une autre solution d’investissement repose sur la récompense. Dans ce cas de figure, notre investisseur, personne physique ou morale, donne une somme d’argent en échange d’une récompense.
Généralement les porteurs de projets ont alors deux solutions en termes de récompenses. Il peut s’agir de cadeaux, de goodies tels que des t-shirts promotionnels par exemple. L’autre solution, très appréciées également, est un prépaiement du futur produit issu du projet financé. Dans ce dernier cas, l’investissement est fixé à un tarif correspondant explicitement à un produit issu du projet et sous réserve que le produit puisse voir le jour bien évidemment. Dans tous les cas, plusieurs paliers peuvent exister en fonction des projets de sorte à ce que l’investissement puisse être plus ou moins important en fonction de la récompense souhaitée.
• Une autre solution de financement est le prêt. Dans ce type d’investissement, l’argent versé au porteur de projet est un prêt que celui-ci s’engage à rembourser avec ou sans intérêt en fonction des conditions du prêt
• Enfin, le dernier mode d’investissement parmi les plus rencontrés est un investissement participatif, c’est-à-dire une acquisition de part de l’entreprise financée et cela de manière directe ou indirecte. Ce type d’investissement se rencontre sur quelques plateformes et concerne principalement des projets de grande envergure et des investisseurs plus affutés.

Avec cette très large gamme de plateformes et de systèmes de financement, le Crowdfunding séduit de plus en plus de Start-up, et fait du pied à certains grands groupes qui commencent à y voir un terrain propice pour des études de marché en autre. Cependant, aussi utile que soit le Crowdfunding, il doit être précisé que de nombreux dangers guettent les porteurs de projets.
L’un des principaux dangers concerne la brevetabilité possible ou non de leurs solutions le plus souvent innovantes. En effet, les Start-up sont connues pour être une source d’innovations et plus particulièrement dans ces années où la technologie prend une place de plus en plus importante dans l’économie mondiale.
Toutefois, afin de motiver les potentiels investisseurs, la Start-up doit divulguer sa ou ses innovations. Alors qu’un contrat de confidentialité peut être signé avec un partenaire bancaire, il n’en est rien dans le cas du Crowdfunding.
En effet celui-ci repose sur une exposition de la solution innovante au plus large public possible afin de récolter le plus de fonds possibles.

Ainsi, dans le cas des plateformes de Crowdfunding, le porteur de projet doit d’une part exposer son innovation à la plateforme elle-même afin que celle-ci puisse effectuer un tri parmi tous les projets qui lui sont proposés, et d’autre part, le projet doit être suffisamment décrit et détaillé pour que les potentiels investisseurs puissent sauter le pas et investir.
De par la multitude de plateformes de Crowdfunding, nous commençons à avoir un retour d’expérience qui confirme le risque en matière de brevetabilité. En effet, les divulgations faites par de nombreuses start-ups se sont trouvées très souvent à l’origine d’une impossibilité de déposer un brevet, la campagne de Crowdfunding rentrant naturellement dans l’état de la technique.


Ces situations sont fortement génératrices d’échecs pour de très nombreuses start-ups qui par manque d’information et d’aide en matière de Propriété Intellectuelle s’essoufflent et meurent alors même que leur projet était à l’origine viable.
Le choix de ce qui peut être ou non divulgué lors d’une campagne de Crowdfunding est une question cruciale pour une Start-up. Il convient alors de consciencieusement analyser ce qui pourrait ou non faire l’objet d’un titre de propriété intellectuelle avant de se lancer dans l’exposition au monde de ses solutions. La meilleure stratégie consisterait en une analyse auprès d’un conseil en propriété intellectuelle afin d’évaluer la brevetabilité de la solution avant sa présentation aux potentiels investisseurs.
Ainsi, dans cet écosystème innovant et ouvert à tous, tout porteur de projet doit se poser la question de la nécessité de la mise au secret de certains aspects de son innovation ou d’un dépôt d’une demande de brevet avant de commencer une campagne de Crowdfunding, afin de limiter au mieux toute divulgation qui viendrait par la suite torpiller la brevetabilité de ses innovations, car rappelons-le les titres de propriété intellectuelle sont des actifs très appréciés et un gage de sureté pour des investisseurs professionnels.
Benjamin DELSOL
Ingénieur Brevet

Loi Macron et inventions de salariés
le 2 Mai 2016

Loi Macron et inventions de salariés

Les journalistes ont souvent vu la loi Macron (loi n° 2015-990 du 6 août 2015) comme une série de mesures disséminées dans une pluralité de domaines juridiques pouvant avoir un effet sur l’économie.

Il faut reconnaître que dans le domaine de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement du droit des brevets, c’est une modification légale pouvant paraitre de faible ampleur qui a été prise relativement aux inventions de salariés. En effet, l’article 175 de la loi Macron a modifié l’article L. 611–7 du code de la propriété intellectuelle en précisant, s’agissant inventions de mission, que « L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre ».

Cette modification a priori simple appelle néanmoins quelques interrogations. Auparavant, il est utile de rappeler que le code de la propriété intellectuelle prévoit 3 types d’inventions réalisées par des salariés, c’est-à-dire par des personnes liées par un contrat de travail.

Le premier type concerne les inventions de mission, c’est-à-dire celles réalisées par le salarié dans l’exécution de ses fonctions et de son contrat de travail. Dans ce cas, la propriété de l’invention revient ab initio à l’employeur et le salarié dispose d’un droit à rémunération supplémentaire. Pour les autres inventions, dites hors mission, une différenciation est faite entre les inventions attribuables à l’employeur et celles qui ne le sont pas.
S’agissant des inventions de mission, il semble que le rapporteur de la loi Macron ait souhaité offrir aux salariés une meilleure visibilité sur la protection des inventions réalisées par lui pour l’exercice de ses droits, en particulier le droit à rémunération supplémentaire.
Si l’objectif est en soi louable, on peut malheureusement craindre que la modification ainsi apportée à l’ancienne version de l’article L. 611–7 du code de la propriété intellectuelle n’amène plus de questions que de réponses.

En premier lieu, on peut imaginer que l’obligation d’information faite à l’employeur a pour objectif de permettre aux salariés d’exercer ses droits à rémunération supplémentaire et, de ce fait, que le délai de prescription quinquennale relatif à cette créance est visé par la modification de loi. Cependant, cette modification n’indique pas explicitement quel est le point de départ de la prescription et s’il faut retenir l’une parmi la date de dépôt et la date de délivrance du brevet comme date pertinente. En outre, cette modification pourrait faire penser que le salarié est en connaissance des informations suffisantes relatives à l’exploitation de son invention dès lors qu’il a été informé du dépôt et de la délivrance du brevet, sans tenir compte d’autres paramètres par exemple relatifs à l’exploitation réelle de l’invention faite par l’entreprise.
Se concentrant sur les inventions faisant l’objet de demandes de brevet, cette modification de loi ne clarifie pas quel est le sort de la rémunération supplémentaire des inventions de mission qui ne font pas l’objet d’une demande de brevet, par exemple en application d’une stratégie de réservation par le secret en alternative au brevet.
La modification induite par la loi Macron n’apporte en outre aucun éclairage sur le fait de savoir si ces dispositions sont applicables par extension aux brevets déposés à l’étranger et aux brevets européens désignant la France.
Finalement, cette version modifiée de l’article L 611–7 du code de la propriété intellectuelle génère avant tout une contrainte supplémentaire pour l’employeur lequel va devoir répercuter au salarié inventeur les informations quant au dépôt et à la délivrance de brevets. Sachant qu’il n’est pas rare que la délivrance du brevet français n’intervienne que 3 à 4 ans après le dépôt, les entreprises seront bien inspirées de mettre en place une procédure systématique d’information des salariés à réception de la notification de délivrance du brevet. Cette information sera évidemment bien plus simple si l’inventeur est encore salarié de l’entreprise au moment de la délivrance….
Il n’est pas certain que les entreprises apprécieront cette « simplification administrative ».

Jean-Pascal DECOBERT

le 06 April 2016

Au revoir la marque communautaire et vive la marque de l’Union Européenne !!!


Le 23 mars 2016 est la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement* sur la marque européenne.
Cela implique plusieurs changements dans l’immédiat, tant institutionnels que techniques.
Ces principaux changements sont les suivants :

1 – Le changement de nom du titre
La marque communautaire est ainsi remplacée par la « marque de l’Union européenne ».

2 – Le changement de nom de l’Office des marques communautaires
L’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (l’OHMI) devient désormais « l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle » (EUIPO pour « European Union Intellectual Property Office »).

3 – Le changement du système des taxes
L’EUIPO adopte un système « payez en fonction de vos besoins », c’est-à-dire qu’il s’agit désormais d’un système d’une classe par taxe. Ainsi, si vous êtes intéressé par le dépôt de votre marque dans une seule classe, vous vous acquitterez d’une taxe moins élevée qu’avec le précédent système. Il en est de même pour le renouvellement. Il s’agit donc d’un système plus juste.

4 – Changement dans le domaine de la désignation des produits et services
Le règlement prévoit expressément dans son article 28 que « l’utilisation des termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice est interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme. L’utilisation de tels termes ou indications n’est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris ».
Il s’agit là de la reprise de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne de 2012 (arrêt IP TRANSLATOR) qui avait clairement énoncé que la protection conférée par une marque couvrant les têtes de classes de la Classification de Nice devait être strictement limitée à la signification littérale des termes mentionnés.
Cela ne fait donc que confirmer l’extrême vigilance à avoir quant au choix du libellé à protéger lors du dépôt de vos marques.
Pour les marques déposées avant cette décision du 22 juin 2012 l’Office a néanmoins instauré une période de « sunrise » de 6 mois se terminant le 24 septembre 2016. Durant cette période, le titulaire peut déposer une déclaration par laquelle il indique de manière claire, précise et spécifique, les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l’intitulé de manière à ce que l’Office modifie le registre sur la marque concernée.

Bien d’autres aspects plus techniques sont concernés par ce nouveau règlement portant par exemple sur la procédure d’enregistrement, l’examen des motifs absolus et relatifs, la procédure d’opposition et d’annulation de la marque de l’Union européenne.

D’autres changements vont intervenir à compter du 24 septembre 2017, à savoir notamment la suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque et la création des marques collectives de certification.

La modification du règlement UE est issue de la réforme 2015/2424 du « Paquet Marques » qui a pour objectif d’harmoniser et moderniser le droit des marques au sein de l’Union Européenne. Ainsi, la Directive 2008/95/CE du 22.10.2008 visant à rapprocher les législations des états membres en matière de marques a fait l’objet d’une refonte par l’adoption de la Directive du 16.12.2015**. Les états membres devront donc transposer cette directive dans leur législation nationale. Ainsi, la France devra mettre ces dispositions en application au plus tard le 14.01.2019 pour certains aspects et au plus tard le 14.01.2023 pour d’autres.

Nous sommes bien entendu à votre disposition pour aborder tous ces points avec vous et vérifier les implications de ces changements sur la protection et gestion de vos marques.

*règlement (UE) 2015/2424 du parlement Européen et du Conseil du 16.12.2015
**directive UE 2015/2436 du parlement Européen et du Conseil du 16.12.2015

Ségolène LUHERNE
POURQUOI et COMMENT PROTEGER SA MARQUE A MONACO ?
le 15 février 2016

POURQUOI et COMMENT PROTEGER SA MARQUE A MONACO ?

Parce qu’elle constitue un atout commercial et économique majeur pour toute entreprise, il est essentiel de protéger sa marque.
Parce que la Principauté de Monaco constitue à l’évidence un modèle économique et social pérenne bénéficiant d’une économie diversifiée tournée vers l’avenir.

A ce titre, il est important de rappeler que le dépôt d’une marque au niveau communautaire ne couvre pas le territoire de Monaco.

Il est donc nécessaire de déposer sa marque directement dans ce pays, et pour ceci deux solutions existent:
- au niveau national, par le biais d’une marque nationale examinée par le pôle propriété intellectuelle de la Direction de l’Expansion Economique de Monaco ;
- au niveau international, par le biais d’une demande de marque « internationale » désignant Monaco.

En optant pour le dépôt national de votre marque et après avoir vérifié sa disponibilité, vous bénéficiez d’un examen et d’un enregistrement très rapides puisque l’Office des marques monégasque délivrera un certificat d’enregistrement dans un délai de 4 à 6 semaines environ.

Ce titre officiel de propriété vous sera remis sous réserve, bien évidemment, du respect des conditions de délivrance applicables à Monaco, à savoir que le signe retenu ne doit pas:
- être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
- être protégé par l’Article 6ter de la Convention de Paris (emblèmes d’État, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales) ;
- désigner expressément les produits ou/et les services visés par la demande d’enregistrement ;
- comporter des énonciations propres à tromper le public ;
- décrire expressément l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production des produits ou/et des services visés par la demande d’enregistrement.

En outre, il convient de rappeler qu’il n’y a pas de procédure d’opposition à Monaco qui viendrait retarder l’enregistrement de votre marque. Les tiers ne peuvent donc pas contester une demande de marque devant l’Office monégasque dans le cadre d’une procédure administrative mais doivent recourir à une procédure judiciaire.

Compte tenu des coûts à prévoir, les tiers hésitent généralement à engager une telle procédure si l’atteinte à leurs droits antérieurs n’est pas réellement justifiée.

Dernier intérêt non négligeable : le dépôt d’une marque à Monaco est très abordable puisque les coûts globaux pour la protection jusqu’à l’échéance de renouvellement reviennent généralement, en moyenne sur 10 ans, à quelques dizaines d’euros par an.

Pour toutes ces raisons, à la fois stratégiques, économiques et financières, nous nous tenons naturellement à votre entière disposition pour vous assister dans vos démarches de dépôt à Monaco.

Marie-Clotilde SCHIES
CPI Marques, Dessins et modèles
La protection des bases de données en France et en Europe
le 1er décembre 2015

La protection des bases de données en France et en Europe


Les lecteurs assidus de la Lettre du cabinet Hautier savent que de nombreuses protections différentes existent pour la protection de leurs innovations. A l’heure du « Big Data » et de la gestion de données à très grande échelle un type de protection reste cependant moins connu. C’est la protection des bases de données.

Le premier niveau est une protection de la donnée en elle-même. Cette donnée peut être protégée par différents droits comme le droit d’auteur, mais aussi le droit des marques etc. Ainsi, un livre par exemple est protégé en lui-même par le droit d’auteur.

Le second niveau est une protection de l’architecture de la base de données. Cette protection se fait essentiellement par le droit d’auteur, à la condition d’être une architecture originale. Ainsi, on ne pourra pas protéger un classement simplement par ordre alphabétique.

Ces deux premières « strates » de protection sont complémentaires et non obligatoires pour accéder au troisième niveau. Ce troisième niveau, qui nous intéresse aujourd’hui comprend la protection du contenu de la base de données et ce peu importe si ce contenu est protégeable en lui-même ou non, et/ou que l’architecture de la base de données soit originale ou non.

Ainsi, on va pouvoir protéger autant un fichier client ou un annuaire d’employés, qu’un recueil de lois ou de sociétés.

Le droit des producteurs de bases de données est issu d’une directive du 11 mars 1996 et a été introduit en droit français par la loi du 1er juillet 1998 sous les articles L341-1 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle. Il permet une protection de la personne (le producteur) qui supporte l’initiative et le risque de la création d’une base de données.

Le législateur, en créant ce droit sui generis a voulu protéger l’investissement lourd nécessaire à la création d’une base de données.

L’article L341-1 dispose que : « Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. »

La rédaction de cet article L341-1 est particulièrement intéressante car elle permet une protection des bases de données au sens large et ne limite pas la protection aux bases de données électroniques. En soit, un catalogue ou une bibliothèque sont aussi considérés comme des bases de données. Le seul impératif est de l’engagement d’un investissement substantiel pour rechercher et rassembler des données. Reste à savoir ce qui est considéré comme investissement substantiel par la jurisprudence. Par exemple la création des données en elle-même n’est pas considérée comme un investissement substantiel.

Les articles L342-1 et suivants s’attachent ensuite à définir la protection accordée par ce droit. D’après cet article, le producteur de la base de données (et non pas le créateur du contenu) peut interdire d’une part :
« 1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation. »
Et d’autre part :
« Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données. »

Ces deux articles combinés offre une portée de protection très large au producteur de bases de données. Au final, sont autorisées sans l’accord du producteur uniquement les extractions ponctuelles de données non qualitativement ou quantitativement substantielles réalisées par des personnes ayant un accès licite à la base de données (des exceptions existent pour la copie privée de bases de données non électronique et pour des fins pédagogiques).

Enfin, la durée de protection de ce droit est potentiellement perpétuelle. En effet, la protection est accordée pour une durée de 15 ans à partir soit de l’achèvement de la base de données, soit de sa mise à disposition du public. Mais, à chaque nouvel investissement substantiel, une nouvelle période de 15 ans s’ouvre à partir de cet investissement. Au final, la durée de protection de la base de données peut être perpétuelle.

Tous ces éléments démontrent l’existence d’un véritable droit économique. Aujourd’hui, la collecte de donnée ce fait massivement et représente une valeur ajoutée considérable pour de très nombreuses sociétés. De ce fait, il est important de connaitre l’existence de cette protection qui permet de sécuriser les investissements lourds réalisés.

Les experts du cabinet HAUTIER restent à votre disposition pour vous conseiller sur ce sujet d’actualité.

Thibault MARMONIER
Juriste en propriété intellectuelle
BLA BLA CAR, UNE BELLE HISTOIRE, UNE BELLE MARQUE
le 23 Octobre 2015

BLA BLA CAR, UNE BELLE HISTOIRE, UNE BELLE MARQUE


Il n’est pas facile pour une PME ou une start-up de construire son image…

D’une part, les budgets de communication sont limités, les moyens financiers mobilisables pour une protection efficace par le droit des marques sont modestes. Et les registres des marques déposées sont déjà bien pleins : 86 000 nouveaux dépôts français et plus de 114 000 nouveaux dépôts communautaires (sources INPI) en 2013 !

Il n’est donc pas facile de s’y frayer un chemin étant rappelé qu’une marque valable doit être disponible, c’est-à-dire ne pas porter atteinte à des droits antérieurs.D’autre part, le choix des noms de marques est délicat. En effet, lorsque l’entreprise ne dispose pas de ressources publicitaires puissantes, elle a tendance à privilégier des dénominations en rapport avec les caractéristiques de ses produits ou services. Le raisonnement tenu est qu’il faut que le client visé associe rapidement la marque à la nature du produit ou service. Il s’accompagne aussi d’une assimilation d’une stratégie de dépôt de nom de domaine et d’une stratégie de dépôt de marques, assimilation erronée car ces deux dépôts n’obéissent pas aux mêmes règles. Cette tendance, bien qu’assez naturelle, pose des difficultés juridiques.

L’article 711-1 du Code de la propriété intellectuelle exige que la marque soit distinctive pour les produits et services visés. Autrement dit, si le signe est générique, usuel ou encore notamment descriptif pour ces produits et services, la marque peut être refusée à l’enregistrement ou annulée ultérieurement. Et l’expérience du conseil en propriété industrielle montre que choisir des marques assez banales augmente les risques qu’elles interfèrent avec des droits de marques antérieures.

Ces contraintes sont substantielles et peuvent décourager le déposant de marques dans sa stratégie de protection. Ceci est néfaste pour les intérêts de l’entreprise car aucune protection efficace n’est offerte sans dépôt de marque, et aucune création de propriété n’est produite.

Il existe cependant bien des solutions pour construire une image d’entreprise efficace et qui réponde aux conditions d’une bonne protection par marque.

La société Comuto en est une illustration. Peu connue sous ce nom, Comuto dispose d’une marque plus fameuse, Blablacar® et fait l’actualité avec une augmentation de capital de 100 millions d’euros en 2014 et plus de 20 millions d’utilisateurs à ce jour, dans la mise en relation de personnes en vue de covoiturage.

Historiquement, l’entreprise débute son activité avec le nom de domaine covoiturage.fr dont on comprend assez rapidement les obstacles de protection par marque, en termes de caractère distinctif, le terme covoiturage n’étant pas spécialement original… Mais en 2013, la stratégie de communication évolue et devient intéressante pour notre propos : le nom blablacar® apparait. Ce dernier présente le caractère distinctif requis par le droit des marques. Son originalité limite les risques d’interférences avec des marques antérieures. Et il est compatible avec une volonté marketing d’évoquer le service proposé.

Il s’agit donc de faire preuve de créativité dans la sélection des marques de l’entreprise, en gardant à l’esprit que le choix des noms de produits ou services doit respecter les conditions de validité de marque. Blablacar® montre que c’est possible !

Jean-Pascal DECOBERT
CPI Brevets, Marques, Dessins et modèles

Google contre-attaque
le 12 Octobre 2015

Google contre-attaque


Faisant suite à nos lettres portant sur les "Patent Trolls", nous présentons la contre-attaque "made in Google".

Alors que l'invasion des "Patent Trolls" continue, surtout aux Etats Unis, Google a démarré voici plusieurs mois sa contre-offensive comportant trois phases.


Première phase, nom de code : Patent Purchase Promotion, ou comment couper le ravitaillement de l'envahisseur.

Google a lancé en mai dernier un portail "éphémère", durant un mois, permettant à tout à chacun, entreprises comme particuliers, de proposer des brevets à la vente à destination unique de Google. Pour cette première expérience, la firme de Mountain View s'est limitée à des brevets délivrés sur le territoire américain.


Après une étape de mise à prix et d'enregistrement des brevets mis en vente par chaque candidat, Google a étudié l'ensemble des offres durant le mois suivant.

Bien entendu, la firme américaine a précisé, lors de chaque achat de brevets, qu'elle se réserve le droit de nouer des accords de licence avec d'autres acteurs de l'industrie. Bonus pour le vendeur, celui-ci conserve ses droits d'exploitation personnels sans contrepartie.
L'opération a ainsi généré plusieurs milliers d'offres de brevets d’une valeur moyenne unitaire de 150 000 dollars, les montants variant entre quelques milliers de dollars à plus d'un million de dollars (pour 21% des brevets considérés). Les industries ont été génératrices de près de 40% des brevets mis en vente, contre 25% concernant les particuliers.
Cette première phase a été un réel succès inattendu pour Google qui a ainsi pu mettre la main sur une multitude de brevets, les "sauvant" par la même des griffes des "Patent Trolls" qui auraient pu eux-mêmes acquerir ces brevets :
« En simplifiant le processus et en optant pour un délai court de présentation, nous pouvons concentrer nos efforts sur l’évaluation des actifs de brevets et obtenir rapidement des réponses des vendeurs potentiels. Espérons que cela se traduira par une meilleure expérience pour les vendeurs, et supprimera les complications liées aux trolls des brevets », explique Allen Lo, juriste en charge des brevets chez Google.

Deuxième phase, nom de code : Patent starter Program, ou comment booster les startups.

Après avoir gonflé une fois de plus son portefeuille de brevets cet été, la firme de Mountain View engage la seconde phase de son plan anti-"Patent Trolls". Afin de se protéger elle-même de leurs attaques, mais également afin d'aider les startups à conserver la propriété intellectuelle issue de leurs travaux, Google propose à 50 startups soigneusement sélectionnées de rejoindre son nouveau programme "Patent starter Program".
Ces startups ont été sélectionnées selon des critères précis par Google, elles se situent dans le même domaine technologique que le sien, et présentent un chiffre d'affaires annuel compris entre 500 000 dollars et 20 millions de dollars.

Il est ensuite proposé à chacune de ces startups de choisir deux familles de brevets correspondant à leur domaine d'activité parmi trois à cinq familles acquises par le moteur de recherche américain.

Google donne gratuitement certains brevets à ces startups sous certaines conditions et permet également l'achat d'autres brevets de sa collection à des prix avantageux.
Il existe trois conditions pour la startup qui souhaite acquérir ces titres :
- le brevet acheté ne peut être utilisé que de façon à répondre à des attaques d'une entreprise, et en aucun cas de façon offensive. Dans le cas d'actions offensives, le brevet retournerait immédiatement à son propriétaire d'origine, i.e. Google.
- Google conserve une licence non exclusive de chacun des brevets.
- La startup devra participer à la troisième phase du plan anti «Patent Trolls » de Google....
Troisième phase, nom de code : LOT Net, ou les prémices de l'alliance rebelle.
La troisième condition permettant à ces startups de bénéficier du soutien de Google concerne leur intégration gratuite au réseau de concession de licences LOT Net, et cela pour une durée d'au moins deux ans.

LOT Net est une initiative lancée en 2014 et comprenant 21 membres, en majorité des entreprises de la Silicon Valley. On y retrouve aussi bien des géants bancaires que des monstres de l'automobile, mais également des startups à fort potentiel.

Le principe de cette alliance est simple : chaque membre octroie aux autres une licence d'exploitation sur les brevets qu'il transfère à des tiers. Le but de ce processus est de se protéger de potentielles attaques de "Patent Trolls". Il apparait alors évident que plus nombreux seront les membres de cette alliance et plus forte sera la protection pour chacun d'entre eux.

Actuellement, ont ainsi été répertoriés plus de 300 000 brevets étant sujets à cette initiative.

A l'heure où les nouvelles technologies se succèdent et s'alimentent mutuellement, une interdépendance des brevets apparait et implique la mise en place de nouvelles structures afin de garantir à la fois l'avancée technologique mais également les profits. Face à de nouveaux ennemis tels que les « Patent Trolls », LOT Net se lève en ligue protectrice de la propriété intellectuelle de ses membres et appelle au rassemblement.

Benjamin DELSOL
Ingénieur Brevet
Evolutions du nombre de dépôts de Brevets devant l'OEB
le 18 Septembre 2015

Evolutions du nombre de dépôts de Brevets devant l'OEB

Comme chaque année, l’Office Européen des Brevets (OEB) a publié un nombre important de données. Parmi ces données celles discutées ci-dessous ont particulièrement retenu notre attention. Ainsi, le pays ayant le plus déposé auprès de l’OEB en 2014 est les Etats-Unis avec 71 745 dépôts (+6,84% en 2014). Viennent ensuite le Japon (48 657 dépôts ; -4,35%) et l’Allemagne (31 647 dépôts ; -0,75%).

La France n’est pas en reste puisqu’elle se situe au 6ème rang avec (12 873 dépôts ; +4%). Il est intéressant de noter que l’ensemble des 27 pays de l’Union Européenne a déposé plus de 84 141 brevets (+1,71%) en 2014 auprès de l’OEB. Ainsi, si l’on considère l’UE comme un espace économique à part entière pour la comparer aux autres puissances, alors elle est en tête des principaux déposants.

Enfin, les 20 premiers pays déposants auprès de l’OEB représentent 95.54% des dépôts totaux.
Ces données reflètent un état de fait en 2014. Il nous a semblé pertinent de mettre ces données de 2014 en perspective avec l’évolution des dépôts sur les 10 dernières années.

Dans un premier temps nous remarquons que le nombre total de dépôts auprès de l’OEB depuis 2005 estpassé de 196 967 à 273 448. Ce qui représente une augmentation de 38,83%. La croissance de 2014 s’établissant à 3,14%.
Dans un deuxième temps, nous pouvons voir que le nombre de dépôts effectués par les entreprises chinoises et sud-coréennes ont un taux de croissance sur 10 ans très impressionnant. En effet, les entreprises chinoises sont passées de 2687 dépôts/an à 26 472 dépôts/an en 10 ans ce qui représente une croissance de plus de 885%. Cela a permis à la Chine d’être le 4ème plus gros déposant en 2014 de brevets Européens. Entre 2013 et 2014, les entreprises chinoises ont continué leur croissance avec une augmentation des dépôts de plus de 18%.
Les entreprises sud-coréennes affichent quant à elles une augmentation du nombre de dépôts auprès de l’OEB de 113% en 10 ans. Ainsi, elles sont passées de 7 674 dépôts en 2005 à 16 358 dépôts en 2014. En revanche, le taux de croissance des dépôts entre 2013 et 2014 est passé à 2,28% contre plus de 8% entre 2012 et 2013.
Nous tirons plusieurs enseignements de ces statistiques.

Le premier est la prise de position massive des entreprises chinoises et sud coréennes dans l’échiquier européen de la propriété industrielle. Si elles gardent leur rythme de croissance des dépôts de plus de 18% par an, alors elles devraient au moins égaler les dépôts allemands en 2016 ce qui sonnerait le glas des pays européens dans le trio de tête des principaux déposants en Europe ! On peut relativiser cette donnée en rappelant qu’au vu de la taille de la Chine (nombre d’entreprises notamment) il est normal qu’elle dépose en nombre plus qu’un seul pays européen. Néanmoins, en conservant un taux de croissance similaire à celui de 2014, les entreprises chinoises seules déposeront plus de brevets que toute l’UE en 2022. Cette croissance marque la volonté affichée des entreprises chinoises de protéger leurs innovations sur le marché européen. Cela confirme sans ambiguïté que les entreprises chinoises sont aujourd’hui des entreprises innovantes, et non plus uniquement « l’atelier du monde ».
Plus généralement l’Asie est devenue un des moteurs de l’innovation mondiale. En effet, les entreprises du trio asiatique constitué par la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont déposé auprès de l’OEB plus de 91 000 brevets en 2014. Cela les place dès 2014 devant l’ensemble des pays européens ou les Etats-Unis et constitue plus de 30% de la totalité des dépôts européens.

Ainsi, les entreprises asiatiques concurrencent maintenant les entreprises occidentales sur leur terrain géographique et dans leur domaine de prédilection, à savoir l’innovation technologique.

Le deuxième enseignement est la bonne santé des dépôts des entreprises américaine. Toujours en conservant la croissance actuelle, les dépôts réalisés par les entreprises américaines devraient dépasser les dépôts réalisés par les entreprises de l’UE dès 2018. Cette donnée démontre le manque d’engagement des entreprises européennes pour la protection de leurs innovations. Si l’on regarde les PIB de ces zones économiques, l’UE est toujours devant les Etats-Unis. Ce n’est donc pas simplement une question de poids économique mais bien de sous-utilisation des outils de protection. Même au sein des pays de l’UE cette sous-utilisation se confirme pour certains Etats. Par exemple, le PIB de l’Allemagne est 1,3 fois celui de la France. Néanmoins les entreprises allemandes déposent plus de 2,5 fois plus de brevets auprès de l’OEB que les entreprises françaises. Une véritable prise de conscience est nécessaire concernant la protection des innovations de nos entreprises.

« Brevets : la France se classe 3ème d’Europe » titraient les Echos en début d’année. Il est vrai que si l’on considère uniquement les pays européens, et en prenant en compte la croissance et non pas le nombre de dépôts, la France est bien 3ème d’Europe… Néanmoins cette méthode de calcul nous semble quelque peu réductrice et ne reflète pas la réalité des faits. En revanche, il vrai que les entreprises françaises ont réalisé une augmentation de 27% du nombre de dépôts depuis 10 ans. C’est un point encourageant et allant dans la bonne direction, même si cela ne représente qu’un taux de croissance inférieur à 3% par an ce qui est largement insuffisant pour que les entreprises françaises rattrapent leur retard en la matière. De plus, et contrairement aux entreprises allemandes ou américaines par exemple, la croissance des entreprises françaises est régulière. Même lors de la crise économique de 2008-2009, alors que les entreprises des principaux pays déposants enregistraient une baisse du nombre de dépôts, seules les entreprises françaises et chinoises ont continué leur croissance.

Cette tendance de fond, haussière est en partie due aux efforts conjoints de l’INPI et des conseils en propriété industrielle pour que les entreprises protègent mieux leurs innovations, même si de gros efforts restent à faire pour rattraper le retard accumulé dans ce domaine.
Ces conclusions concernent bien sûr uniquement les dépôts européens devant l’OEB. Le nombre de dépôts de demandes de brevets français par les entreprises françaises est quant à lui stable ou en très légère hausse.

Nous pouvons espérer que le futur brevet européen à effet unitaire, dont l’entrée en vigueur est espérée en 2016 ou 2017, incite les entreprises européennes à se protéger plus systématiquement en Europe. Certaines modalités, et non des moindres comme les coûts, n’étant pas encore définitivement fixées, il semble encore un peu tôt pour que ces espoirs se concrétisent.


Brevet unitaire et contrefaçon : Plus de liberté… pour les juges !
le 24 août 2015

Brevet unitaire et contrefaçon : Plus de liberté… pour les juges !


En France, ainsi que dans la plupart des autres pays européens, dès lors qu’un juge considère qu’un acte constitue une contrefaçon de brevet, l’arrêt immédiat des actes contrefaisants est prononcé de droit.

Ce n’est pas le cas des dispositions de l’Accord sur la Juridiction Unifiée des Brevets (AJUB) dont les articles constituent le socle juridique pour les actions basées sur un brevet européen à effet unitaire et qui devrait entrer en vigueur l’année prochaine.

L’AJUB confère en effet aux juges un pouvoir discrétionnaire quant au prononcé d’une interdiction permanente en cas de contrefaçon.
L’Article 63, dans la dernière version de l’AJUB, dispose que : « Lorsqu'une décision constatant la contrefaçon d'un brevet est rendue, la Juridiction peut prononcer à l'encontre du contrefacteur une injonction visant à interdire la poursuite de la contrefaçon. (…).»

Ainsi, ce texte de loi prévoit que l’arrêt immédiat des actes de contrefaçon n’est qu’une alternative possible parmi d’autres.

En effet, en cas de contrefaçon avérée, le juge pourra autoriser la poursuite des actes en exigeant une indemnité,typiquement une redevance à payer au breveté.

On peut imaginer que cette redevance sera le plus souvent plus élevée qu’un taux de licence probable auquel les parties en litige seraient parvenues dans le cadre de négociations non contentieuses.
Ainsi, le contrefacteur pourra être autorisé à poursuivre son exploitation au prix d’une redevance.
Cette mesure a été prévue pour deux cas principalement.
Un premier cas concerne la contrefaçon de brevets essentiels faisant l’objet d’une licence FRAND. Lorsque seul le montant de la licence FRAND fait l’objet du litige et que le contrefacteur a exprimé le souhait d’obtenir une licence, le juge pourrait considérer qu’une interdiction permanente n’est pas appropriée et que le versement de dommages-intérêts constitue une réparation suffisante.
Le deuxième cas concerne les titulaires de brevets n’ayant aucune autre activité économique que la perception de redevances sur leur portefeuille de brevets. Ces titulaires de brevets sont souvent qualifiés de Patent Trolls lorsque leurs agissements sont moralement et économiquement contestables.

A l’annonce du brevet Européen à effet unitaire et de la Juridiction Unifiée des Brevets, nous nous étions alarmés du fait que ce nouveau système pourrait alors être très favorable aux Patent Trolls en Europe et donc dangereux pour nombre d’entreprises ayant leurs marchés en Europe.
Jusqu’à présent, les Patent Trolls ne trouvaient pas en Europe un terrain fertile pour leur développement, du fait notamment de l’absence de décision de justice unique applicable dans plusieurs pays européens.
Les Patent Trolls, qui se sont développés de manière fulgurante aux Etats-Unis et qui continuent à s’y épanouir, impactent de manière négative l’économie réelle américaine. Ils enrayent le cercle vertueux que les brevets ont vocation à générer pour l’innovation et pour l’économie.

Typiquement, les Patent Trolls qui n’exploitent pas les techniques objets des brevets qu’ils possèdent, menacent les entreprises avec leurs brevets, l’effet de dissuasion engendré par la crainte d’une interdiction d’exploiter poussant bien souvent les proies à transiger avec les Patent Trolls.

Nous pouvons donc espérer qu’avec cette nouvelle version de l’Article 63, l’Accord sur la Juridiction Unifiée des Brevets (AJUB) offre un moyen efficace de repousser les Patent Trolls en Europe.

Il ne s’agit néanmoins que d’une simple possibilité offerte aux juges, et seule l’application effective que ces derniers feront de leur pouvoir discrétionnaire nous permettra de savoir si les Patent Trolls ont ou non de beaux jours en Europe.
Voilà l’une des nombreuses interrogations que nous suivrons de près lors de l’entrée en vigueur du brevet unitaire et de la juridiction unifiée.
Contentieux brevets en Europe : la JUB avance…
le 10 August 2015

Contentieux brevets en Europe : la JUB avance…

Nous avons déjà évoqué la mise en place, au sein de l’Union Européenne, d’une organisation judiciaire spécialisée en matière de brevets, qui aura vocation à traiter les litiges, aussi bien pour les brevets européens que nous connaissons déjà, que pour les brevets à effet unitaire à venir. Il s’agit de créer un système supra national unificateur. Son objectif est simple : unifier le contentieux en Europe en matière de brevets, en centralisant les litiges, de sorte à faire converger les pays européen vers un modèle commun.

Déjà ratifié par la France en 2014, l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet (JUB), se construit à un rythme beaucoup plus lent que celui espéré par les instances européennes. Notamment, les Etats ne se pressent pas pour ratifier, et même les pays principaux, Allemagne et Grande-Bretagne en tête, prennent un temps certain.
On notera cependant deux avancées récentes qui pourraient accélérer les choses.

La première est le rejet, par la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne), du recours que l’Espagne avait formé contre l’Accord sur la JUB. L’Espagne contestait notamment la légalité des termes de l’Accord portant sur les modalités linguistiques de la JUB. Politiquement, ce rejet devrait inciter les Etats attentistes à poursuivre le processus de ratification, les derniers freins juridiques étant pratiquement levés.
L’autre actualité est la publication des projets, en cas de litiges soumis à la JUB, des montants de frais de procédure et des dépenses de procédures récupérables par la partie gagnante. Cet aspect est évidemment crucial dans la pratique, pour évaluer l’attrait réel de cette juridiction. Pour les utilisateurs du système judiciaire français, il va d’abord falloir s’habituer à des taxes de procédure. Est prévue une partie fixe (indépendante en valeur de l’enjeu financier du litige) et une partie fonction de l’enjeu. Par exemple, la partie fixe serait de 11.000 € pour une action en contrefaçon et de 20.000€ pour une action en nullité de brevet. La partie variable serait nulle pour des enjeux en deçà de 500.000 € et s’élèverait au maximum à 220.000€ pour des enjeux de plus de 30.000.000€. Le défendeur devra aussi souvent mettre la main à la poche puisque la demande en nullité de brevet en réponse à une action en contrefaçon coûtera le même montant que l’action en contrefaçon, dans une limite de 20.000€. Une action de contrefaçon intentée en réponse à une action en nullité demandera une somme fixe de 11.000€.

Voici un extrait du projet de frais :
“The Administrative Committee adopts pursuant to Article 36 (3) of the Agreement on a Unified Patent Court the following table of fees:
I. Fixed fees
Actions Fixed fee
Infringement action [R. 15] 11.000 €
Counterclaim for infringement [R. 53] 11.000 €
Action for declaration of non-infringement [R. 68] 11.000 €
Action for compensation for license of right [R. 80.3] 11.000 €
Application to determine damages [R. 132] 3.000 €
Appeal pursuant to Rule 220.1 (a) and (b) [R 228] 16.000 €
Other counterclaims pursuant to Article 32 (1) (a) UPCA 11.000 €

II. Value-based fees
Value of action additional value-based fee:
Up to and including 500.000 € : 0 €
Up to and including 750.000 € : 2.500 €
…..
more than 30.000.000 € : 220.000 €

III. Other procedures and actions
Procedures/actions : Fixed Fee
Revocation action [R. 47] : 20.000 €
Counterclaim for revocation [R. 26] same fee as the infringement action subject to a fee limit of 20.000 €
Application for provisional measures [R. 206.5] 11.000 €”

Outre les frais de la juridiction, la partie gagnante pourra demander une indemnisation de ses frais de procédure. Si le principe n’est pas fort différent de celui connu par l’article 700 du nouveau code de procédure civile en France, la mise en œuvre par la JUB pourrait s’avérer plus ambitieuse en termes de montants. Plusieurs raisons à cela :
- Le projet d’accord sur les frais mentionne des plafonds de montants non négligeables. Par exemple, jusqu’à 50.000€ pour un litige de moins de 250.000€ et jusqu’à 3.000.000€ pour un litige de plus de 50.000.000€.
- Les conséquences du procès seront, pour les parties, sans doute en pratique plus lourdes que dans le cas d’un procès national du fait du pouvoir des juges de la JUB de statuer pour un large territoire. Par exemple, une interdiction de poursuite de la commercialisation d’un produit jugé contrefaisant sera effective sur l’ensemble du territoire (au minimum 13 états) de la JUB. On peut donc penser que les efforts financiers des parties seront en proportion pour défendre leurs intérêts.
- Les principes de procédure de la JUB pourraient engendrer un surcoût. Par exemple, si les parties ont besoin de services de traduction ou d’interprétation, ces montants pourront entrer dans l’assiette de l’indemnisation du gagnant.
On comprend qu’une des critiques faites à la JUB est le coût engendré, loin d’être mineur pour des structures telles des PME, des individuels ou encore des associations à but non lucratif et des services de recherche publique. Pour en tenir compte, deux possibilités sont envisagées. Dans une première option, une réduction des frais de procès sera possible selon ces paramètres. Par exemple, si un seul juge est nécessaire, une réduction serait accordée. Dans une autre option, ces structures seraient exemptées de la partie des frais de procédure dépendant des enjeux du procès.
Pour les déposants de brevets, il faudra tenir compte de ces aspects financiers pour définir une stratégie d’attaque en contrefaçon. Avec un dossier solide et un préjudice fort concentré dans les pays participant à la JUB, nul doute que cette dernière offrira un puissant remède à la contrefaçon. Pour des cas à l’issue moins certaine, la concentration du contentieux pourrait cependant aussi signifier une concentration du risque financier d’une condamnation à indemniser la partie adverse.

Dans ce contexte, la stratégie classique du dépôt d’une demande de brevet en France (son contentieux restera national, devant le TGI de Paris), puis d’une extension, notamment par le brevet européen, garde tout son sens. Elle permettra plus de flexibilité dans les choix d’actions judiciaires.
Enfin, tous les praticiens s’accordent à dire que les mécanismes de la JUB seront fort complexes. Il faudra les exploiter au mieux pour tirer profit de ces nouvelles dispositions judiciaires. Par exemple, le mécanisme d’opt-out (non détaillé ici et dont on dira simplement qu’il permettra de contourner la compétence de la JUB pour les brevets européens durant une période transitoire) sera sans doute un élément de décision à anticiper lors de l’entrée en vigueur de la JUB.
Nos lecteurs attentifs seront bien entendus vite informés des prochaines étapes de création de la juridiction unitaire du brevet…

La Loi Hamon et les IGPIA* : les demandes d’homologation peuvent enfin être déposées
le 20 July 2015

La Loi Hamon et les IGPIA* : les demandes d’homologation peuvent enfin être déposées


Il y a quelques temps déjà, nous vous faisions part de l’apport de cette loi en matière de propriété industrielle par la création des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA).
La loi Hamon permet ainsi aux produits manufacturés de bénéficier d’une protection par une indication géographique, jusqu’alors réservée aux produits agricoles, forestiers, alimentaires ou aux produits de la mer.
Le décret d’application attendu depuis plus d’un an pour la mise en œuvre de ce dispositifa enfin été publié le 3 juin 2015 (décret n° 20156595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques) et est donc entré en vigueur le 4 juin 2015.

« L’étendue de la protection de l’IGPIA va dépendre de la rédaction du cahier des charges »

Il est désormais possible, pour les organismes de défense des opérateurs concernés, de déposer, auprès de l’INPI*, un dossier d’homologation du cahier des charges d’une indication géographique pour un produit manufacturé.
L’étendue de la protection de l’IGPIA va dépendre de la rédaction du cahier des charges, lequel doit, entre autre, préciser le produit concerné, la zone géographique à laquelle il est associé, la qualité, la réputation, le savoir-faire, le processus d’élaboration, de production et de transformation dudit produit.
La principale difficulté pratique, outre les balbutiements liés à la mise en place de la procédure d’homologation, va porter sur l’articulation entre ces nouvelles IGPIA qui vont ainsi être délivrées et les marques antérieures comportant un nom géographique.

« Le législateur a ainsi voulu sauvegarder les intérêts des titulaires de marques antérieures. »

L’article L713-6 du CPI prévoit, dans sa nouvelle rédaction suite à la loi du 17 mars 2014 que :
« L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme :
….
c) Indication géographique définie à l’Article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la reconnaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée.
Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite. »
Le législateur a ainsi voulu sauvegarder les intérêts des titulaires de marques antérieures.

Cependant, seul l’avenir nous dira comment cette disposition sera appréciée. Si la procédure d’homologation prévoit, lors de l’enquête publique, la possibilité, pour toute personne intéressée, de présenter dans un délai de 2 mois à compter de la publication de cet avis, des observations, nous ne savons pas à ce stade quelles seront les incidences de ces éventuelles observations sur la décision finale.

« Il n’existe pas de procédure d’opposition contre ces IGPIA »

Il n’existe cependant pas de procédure d’opposition contre ces IGPIA et donc, en cas de décision d’homologation par l’INPI, les recours du titulaire d’une marque antérieure seront vraisemblablement d’ordre judiciaire.
En revanche, une opposition peut dorénavant être formée par un organisme de défense d’une IGPIA homologuée ou en cours d’homologation ou par une collectivité territoriale sur la base d’une IGPIA qui comporterait le nom de la collectivité territoriale concernée ou encore, pour atteinte à son nom, image ou renommée.
Les intérêts des uns et des autres en la matière vont largement diverger.
Il est donc désormais possible de protéger les indications géographiques permettant ainsi aux entreprises de valoriser leurs produits et leurs savoir-faire.
Il convient par conséquent dès à présent de mettre en place une stratégie de protection et de défense avisée que ce soit pour les marques ou les IGPIA.

*IGPIA : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
*INPI : Institut national de la propriété industrielle
le 05 June 2015

« Silence de l’INPI vaut rejet » : enfin une clarification !


Nous vous avions informés de l’application quasi ubuesque de la loi dite « silence vaut acceptation (SVA) » à la propriété industrielle. Notamment, les procédures de brevets en France étaient impactées par cette loi qui n’avait aucune cohérence avec la réglementation parallèle (mais tout aussi applicable) du Code de la Propriété Industrielle.
La situation se clarifie avec la publication d’un décret rectificatif du 7 mai 2015, qui fait notamment sortir la délivrance des brevets de la loi SVA.
Même si tout n’est pas résolu, la situation est enfin sensiblement rétablie.
Refus partiel de protection de la marque verbale internationale Monaco en Union Européenne
le 03 June 2015

Refus partiel de protection de la marque verbale internationale Monaco en Union Européenne


Rappel des faits

Le gouvernement de la Principauté de Monaco a procédé au dépôt, le 1er décembre 2010, d’une marque verbale internationale MONACO n° 1069254 désignant les pays et territoires suivants : Australie, Bahreïn, Union européenne, Géorgie, Israël, Japon, République de Corée, Norvège, Sultanat d'Oman, Singapour, République arabe syrienne, Turquie, États-Unis d'Amérique, Bélarus, Suisse, Chine, France, Liechtenstein, Maroc, Fédération de Russie, Saint-Marin, Ukraine.

Cette marque a été déposée pour désigner les produits et services suivants :
Classe 09 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour remballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 38 : Télécommunications.
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

Cette demande de marque a fait l’objet d’un refus provisoire de protection dans l’Union Européenne pour certains des produits et des services désignés, à savoir :
- Classe 09 : supports d'enregistrement magnétiques ;
- Classe 16 : produits en ces matières [papier, carton], non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photographies ;
- Classe 39 : Transport; organisation de voyages.
- Classe 41 : divertissement; activités sportives.
- Classe 43 : hébergement temporaire.

Par décision du 18 novembre 2011, l’OHMI a confirmé le refus partiel de protection de la marque verbale MONACO au double motif d’absence de caractère distinctif et de caractère descriptif de la marque pour les produits et services précités.
Le gouvernement de la Principauté de Monaco a formé un recours contre cette décision puis la marque MONACO n° 1069254 a été cédée au profit de la Société Anonyme Monégasque MARQUES DE L'ETAT DE MONACO (MEM) le 17/04/2012.

Par décision du 29/01/2013, la 4ème Chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

Elle estime notamment que la marque MONACO est descriptive et doit être refusée car elle est composée exclusivement d’un terme désignant le territoire du même nom et pouvant, dès lors, être compris par le consommateur comme désignant l’origine ou la destination géographiques des produits et services concernés.

La société MEM a donc porté cette affaire devant le Tribunal de l’UE.

Nous nous intéresserons ici uniquement aux arguments des parties concernant la question du caractère distinctif de la marque MONACO.

La société MEM reproche notamment à l’OHMI d’avoir retenu le « public de la Communauté » comme public pertinent. Elle estime que le profil du consommateur pertinent n’a pas été défini, en particulier au regard de l’affirmation selon laquelle le terme « monaco » « fait davantage référence aux notions de notoriété et de luxe ».

Le Tribunal rappelle qu’il existe un intérêt général à préserver la disponibilité des noms géographiques et que sont exclus :

- l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée ;

- l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises en tant qu’indications de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée.
En l’espèce, l’examen du Tribunal s’est limité à la question de savoir si, pour le public pertinent, la marque MONACO est composée exclusivement d’une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique des produits et services concernés.

Selon les juges, il est constant que le terme « monaco » correspond au nom mondialement connu de la Principauté, notamment en raison de la notoriété de la famille princière, de l’organisation d’un grand prix de formule 1 et d’un festival de cirque. Ils avancent également la frontière avec la France, la proximité avec l’Italie et l’utilisation de l’euro par cet Etat pour retenir la connaissance de la Principauté par les citoyens de l’Union Européenne.

Pour le Tribunal, le terme « monaco » évoquera nécessairement le territoire géographique du même nom, et ce quelle que soit l’appartenance linguistique du public pertinent.

En outre, il considère qu’un lien suffisamment direct et concret entre les produits et services concernés et la marque MONACO avait été établi par l’OHMI pour considérer que le terme « monaco » pouvait servir comme indication de provenance ou de destination géographique des produits ou de lieu de prestation de services ; par conséquent, le Tribunal estime que la marque MONACO présente, pour les produits et services concernés, un caractère descriptif.

Observations

Cet arrêt illustre l’intérêt actuel porté à la protection des noms géographiques, notamment en France avec la loi Hamon du 17 mars 2014 qui offre une meilleure protection aux noms géographiques (cf. article de Ségolène LUHERNE paru sur le sujet en décembre 2014 dans notre précédente Newsletter et visible sur notre site Internet).

En l’espèce, il est à noter que le refus d’enregistrement du Tribunal de la marque MONACO ne concerne que certains produits et services désignés ; la marque a donc bien été enregistrée pour un grand nombre d’autres produits et services tels que rappelés dans les faits, et notamment les articles de bijouterie, les vêtements ou encore les services de restauration.

En outre, il est important de souligner que cet arrêt du Tribunal est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne en ce qui concerne notamment la question juridique de la distinctivité de la marque MONACO pour le public pertinent au regard des produits et services concernés.

Décision à suivre donc avec intérêt.

Arrêt du Tribunal de l’Union Européenne, 8ème Chambre, 15 janvier 2015 (affaire T-197/13)
Marques de l’Etats de Monaco (MEM) contre OHMI concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque verbale MONACO
L’INPI vue par la Cour des Comptes
le 04 May 2015

L’INPI vue par la Cour des Comptes


Un rapport récent de la Cour des Comptes souligne la bonne santé financière de l’Institut National de la Propriété Industrielle. L’Institut tire notamment un grand profit des taxes perçues chaque année pour le maintien en vigueur des brevets.

Et la Cour des Comptes de suggérer une ponction de la cagnotte accumulée par l’INPI pour soulager, un peu, le budget de l’Etat.

Sans doute moins experte dans son analyse des procédures de brevets que dans l’audit financière, la Cour préconise aussi que l’INPI incite plus fortement les déposants à utiliser le brevet européen jugé plus qualitatif par les magistrats que le brevet français.

Sur ce point, les remarques suivantes sont à faire :

- D’abord, la procédure du brevet français est certes plus compacte et l’examen de brevetabilité est moins poussé mais sans que cela soit toujours un inconvénient. En effet, les coûts de procédure, leur durée, leur complexité s’en trouvent réduits.

- Ensuite, la recherche d’antériorités établie pour toute demande de brevet française est de qualité européenne… car elle est produite par l’Office Européen des Brevets lui-même ! Ainsi, le déposant d’une demande européenne n’accède-t-il pas à une meilleure recherche que celle fournie (à bas prix car subventionné) pour une demande de brevet française.

- La Cour des Comptes semble aussi ignorer que la plupart des déposants de brevets – dont les plus grands groupes et laboratoires français – procèdent en deux temps lors de leurs dépôts : une phase de dépôt en France suivie, sous 12 mois, d’une phase de dépôt à l’étranger, par exemple via le brevet européen. Cette stratégie, souvent conseillée, tire profit du coût du dépôt en France pour une prise de date efficace et reporte à 12 mois les décisions d’extension, suivant l’avancée du projet dans lequel s’inscrit l’invention, les améliorations techniques éventuelles apportées, les résultats de la recherche officielle de l’INPI. Le brevet français est donc un « tremplin » vers les brevets étrangers.

Finalement, l’existence parallèle d’un système de brevet français et celui du brevet européen est une richesse qui offre aux entreprises françaises des stratégies raffinées pour leurs procédures de dépôts de brevets.

Il n’est donc pas non plus inintéressant pour un pays développé et innovant comme la France de maintenir un haut niveau de compétence administrative en matière de dépôts de brevets (ou de marques, dessins et modèles). Cela semble même être un service fondamental auquel les entreprises doivent pouvoir accéder pour valoriser, en France, leur patrimoine immatériel.

Nos voisins allemands ont, à ce sujet, pris soin de conserver une forte compétence administrative en brevets sur leur territoire, grâce à un office national puissant (Le Deutsches Patent und Markenamt) et à deux fortes implantations de l’Office Européen des Brevets, à Berlin et à Munich. Les retombées économiques que représente l’OEB à Munich et ses milliers d’ingénieurs et d’agents, feraient sans doute pâlir d’envie toutes les grandes villes françaises soucieuses de soutenir l’activité économique (si leurs maires n’ignoraient pas tout des brevets…).

La Cour des Comptes critique donc injustement la qualité des brevets délivrés par l’INPI. En effet, ce sont les choix du législateur qui ont déterminé la typologie de la procédure de délivrance du brevet français et l’INPI ne fait qu’appliquer ces choix définis dans le code de la propriété intellectuelle et qui s’imposent à lui. En outre, nous avons démontré ci-dessus que la procédure de délivrance des brevets français présente un intérêt fort pour les entreprises françaises.

Concrètement, une hypothétique suppression du brevet français au profit du brevet européen (ou du brevet unitaire à venir) aurait sans doute des effets néfastes pour les entreprises innovantes : accroissement des coûts de premier dépôt des brevets, accès au brevet uniquement par les procédures certes précises mais plus lourdes et plus longues de l’OEB, etc… Cette approche n’est clairement pas souhaitable et va même, à mon sens, à l’encontre des intérêts des PME qui doivent limiter les coûts et qui n’ont pas toujours besoin d’une protection internationale systématique.

Il ne faut donc pas minimiser l’importance d’un service administratif français efficace et compétent dans le domaine des dépôts de droits de la Propriété Industrielle. Ces services offerts par l’INPI sont nécessaires aux conseils en propriété industrielle pour assister les sociétés françaises soucieuses d’innover. Nos experts savent ensuite comment tirer au mieux profit de l’ensemble des procédures de brevets disponibles, auprès de l’INPI, de l’OEB, de l’USPTO (Office américain) et des autres Offices nationaux, au bénéfice des entreprises. Le brevet français doit être vu comme un outil d’innovation alternatif ou complémentaire au brevet européen.
le 20 April 2015

Exploitation en chine : prenez vos précautions quant à vos dépôts de marques


Souvent le déposant se pose la question de savoir comment déposer sa marque en chine, à savoir en caractère chinois ou en caractère latin.

Il est vrai que le dépôt d’une marque en chine en caractère latin peut être englobé dans une stratégie d’extension globale par le biais d’une marque internationale qui désignerait ce pays. Cette stratégie peut se justifier au niveau du coût mais aussi en terme d’exploitation dans la mesure, où dans la grande majorité des cas, le produit français exporté en chine a une force de vente parce qu’il s’agit d’un « produit français », il est donc commercialisé sous sa marque en caractère latin.

Ce raisonnement a cependant des limites non négligeables.

Généralement les consommateurs chinois n’associent pas les versions « latines » et « chinoises » des marques à moins qu’une relation entre ces versions ait été établie depuis longtemps par le consommateur dans le pays suite à un long usage ou une publicité significative.

Par conséquent, une marque antérieure en Chine en caractère latin ne constitue généralement pas une antériorité permettant de s’opposer à l’enregistrement d’une marque seconde en caractère chinois sauf, bien entendu, à démontrer que ce dépôt est frauduleux mais il n’est pas forcément évident de pouvoir réunir toutes les conditions.

Il est donc vivement conseillé d’effectuer deux dépôts de votre marque en chine, un en caractère latin et l’autre en caractère chinois. Nous vous laissons le soin de vous référer à notre article de juin 2013 accessible sur notre site consacré à la protection de vos marques en chine et sur les précautions à prendre notamment quant au choix de la traduction chinoise à retenir

Il faudra bien entendu pouvoir justifier une exploitation de ces marques dans chacune de ses formes.

Ségolène LUHERNE
le 11 March 2015

Silence de l’INPI vaut rejet de la demande de brevet : le choc de complication de la loi 2013-1005


La loi 2013-1005 du 12 novembre 2013 a été présentée comme un choc de simplification administrative pour faire face aux méandres des réglementations applicables, en France, au sort de toutes sortes de demandes des administrés. Le principe est simple : à défaut de réponse de l’administration, son silence vaut acceptation de la demande. L’application l’est bien moins. D’une part, parmi les quelques 3600 types de demandes administratives recensés, finalement seuls environ 1200 se trouvent visés par la règle « silence vaut acceptation ». D’autre part, pour les exceptions à ce principe (qui sont finalement majoritaires…), les règles applicables ne sont pas toujours très claires.

C’est le cas dans notre secteur de la propriété intellectuelle. Prenons l’illustration des brevets, sans doute le plus problématique pour l’heure. Pour les demandes de brevet, une difficulté très nette est liée à l’entrée en vigueur de la loi 2013-1005 du 12 novembre 2013, et en particulier au fait que par exception, un silence de l’administration (l’INPI en l’espèce) vaut rejet. On peut retenir que:

- la nouvelle réglementation est applicable aux demandes de brevet déposées auprès de l’INPI depuis le 12 novembre dernier;
- les décrets (en particulier Décret 2014-1280 du 23 octobre 2014) précisant les modalités de la loi nouvelle indiquent que, pour les demandes de brevet, un silence de l’INPI durant 4 mois vaut rejet de la demande de brevet, par exception au principe générale de la loi.

Cette nouvelle réglementation crée une situation véritablement ubuesque puisqu’elle se met en porte-à-faux avec les dispositions de procédures de brevet prévues par le code de la propriété intellectuelle. En particulier, les décisions de rejet de l’INPI doivent être motivées suivant des critères définis par l’article L612-12 du code. Ce dernier prévoit aussi l’établissement d’un rapport de recherche préliminaire qui n’est généralement pas émis par l’INPI avant 8 à 10 mois, soit bien après le délai de 4 mois de « silence », si bien que la pratique courante de l’INPI, en conformité avec le code de la propriété intellectuelle, est que le silence de l’INPI pendant bien plus de 4 mois est normal et non le révélateur implicite d’un rejet.

Des dispositions différentes mais similaires sont prévues dans l’application de la nouvelle loi pour les marques et le modèles. Pour les marques, par exemple, un silence de l’INPI pendant 6 mois vaut rejet. Mais pour une demande de changement de nom de son titulaire, le silence de l’administration vaut acceptation…

L’INPI a récemment publié un communiqué reconnaissant le problème. Les instances représentatives des Conseils en propriété industrielle travaillent en outre activement pour que la réglementation soit rectifiée et un recours en annulation a été formé contre les décrets critiqués.

Il reste que la loi du 12 novembre 2013 et ses décrets sont jusqu’à nouvel ordre applicables.

Il est plus que conseillé à tous les titulaires de droits de propriété industrielle de faire le point des demandes qu’ils ont déposées auprès de l’INPI et d’envisager avec leur conseil en PI des mesures de précaution le temps (on l’espère court) que la situation soit réformée.

Jean-Pascal DECOBERT
le 17 Février 2015

GARE AUX PATENT TROLLS.., MEME EN EUROPE !

Aux Etats-Unis, les Patent Trolls prolifèrent depuis quelques années déjà. On considère d’ailleurs que plus de 50% des litiges aux Etats-Unis sont aujourd’hui initiés par des Patent Trolls.

Les entreprises européennes perturbées par les Patent Trolls étaient donc, jusqu’à présent, principalement celles ayant une activité aux Etats-Unis.

Certains Patent Trolls ont-ils traversé l’Atlantique ou sont-ils issus d’une espèce endémique ? Toujours est-il que des Patent Trolls sévissent et se développent désormais en Europe.

Il est donc nécessaire que les entreprises sachent comment identifier les risques en Europe, comment réduire ces risques et comment réagir lorsque ces risques se concrétisent en menace ou attaque.

On rappellera qu’un Patent Troll désigne une société financière dont la seule activité consiste à utiliser des brevets pour menacer ou attaquer des entreprises, afin d’obtenir des sommes importantes au terme d’une négociation ou d’un procès. Les Patents Trolls sont également désignés par les acronymes suivants bien moins imagés NPE (Non Practising Entity), PME (Patent Monetization Entity) ou encore PAE (Patent Assertion Entity).

Le plus souvent, les agissements des Patent Trolls ne peuvent pas être condamnés juridiquement puisque ils ne font que faire valoir leurs droits à leurs brevets. Ces agissements sont en revanche moralement condamnables puisque bien souvent les prétentions du Patent Troll sont infondées ou disproportionnées et que leur succès réside dans l’effet de dissuasion. En effet, les entreprises sont souvent réticentes à s’engager dans un procès, inévitablement long et souvent aléatoire, et préfèrent payer au Patent Troll le prix de la tranquillité.

Les mesures discutées aux USA (notamment le SHIELD ACT de l’administration OBAMA) protègeront éventuellement les entreprises contre les Patent Trolls les moins sérieux mais ne les protégerons certainement pas efficacement contre les Patent Troll dotés d’un minimum d’intelligence.

Par ailleurs, la stratégie de la contre-attaque avec ses propres brevets, stratégie souvent très efficace face à des entreprises concurrentes traditionnelles, est parfaitement inopérante face aux Patents Trolls puisque ces derniers n’exploitent aucun produit.

Plusieurs démarches peuvent être mises en œuvre par les entreprises afin de réduire significativement les risques de nuisance causées par les Patent Trolls.



Afin d’identifier les risques de se voir menacer par des Patent Trolls, les entreprises doivent, avant d’exploiter un nouveau produit, identifier si des brevets couvrent ces produits. Cette veille brevets est donc complémentaire de celle habituellement mise en place pour surveiller les brevets publiés par la concurrence.

En Europe, une fois que l’on a identifié un brevet potentiellement gênant, on peut recourir à des procédures très efficaces (observations de tiers, oppositions) pour empêcher la délivrance d’un brevet européen ou le faire révoquer s’il a été récemment délivré.

Afin de ne pas attirer l’attention du Patent Troll, ces procédures peuvent en outre être conduites de manière à ne pas révéler l’identité de la société qui les initie. Ces procédures sont en outre très peu onéreuses : le dépôt d’observations des tiers est gratuit et la taxe officielle pour une procédure d’opposition devant l’OEB est trente fois moins élevée qu’une opposition initiée auprès de l’Office Américain !

Une surveillance régulière des brevets potentiellement gênants est d’autant plus importante que passé un délai de 9 mois après sa délivrance, un brevet ne peut plus faire l’objet d’une opposition centralisée auprès de l’Office Européen des Brevets.


Parmi les autres mesures qui peuvent être prises pour limiter le risque de se voir perturber par un Patent Troll, on pourra également prévoir de :
- adapter son produit pour contourner la portée de la protection conférée par le brevet. Cela nécessite généralement d’identifier les risques de contrefaçon suffisamment en amont de la production de produits.
- adapter sa logistique, notamment ses pays de fabrication ou bien les pays où sont localisés ses fournisseurs. Cette démarche peut s’avérer relativement simple à mettre en œuvre et très efficace si les pays où les produits sont finalement livrés ou utilisés ne sont pas couverts par les brevets du Patent Troll.
- être en mesure de prouver que l’on avait mis au point la technologie couverte par le brevet avant la date de dépôt du brevet. Cela permettra de poursuivre, tout au moins en France, à titre personnel et en respectant plusieurs contraintes, l’exploitation de cette technologie, malgré le brevet détenu par le Patent Troll. Cette démarche nécessite de constituer et de préserver des preuves indiscutables pour justifier de cette possession de l’invention antérieurement au dépôt du brevet. Il faut également mettre en place un processus permettant que chacune des filiales, notamment à l’étranger, puissent également se prévaloir d’éléments de preuve.
- prévoir avec ses fournisseurs une clause d’appel en garantie afin que ces derniers assument les conséquences d’une attaque par un titulaire de brevet. Ce type de clause permet d’éviter de devoir payer des dommages et intérêts et des frais de justice. En revanche, elle ne permet pas de poursuivre l’exploitation de la technologie, objet du brevet, en cas de condamnation.
- vérifier si le produit qui peut fait l’objet d’une attaque en contrefaçon n’a pas déjà été introduit dans le commerce, avec le consentement du Patent Troll, dans un pays de l’Espace Economique Européen. Cette démarche, qui repose sur la théorie de l’épuisement du droit, peut s’avérer particulièrement efficace face aux Patent Trolls qui n’hésitent pas à s’attaquer à des entreprises qui ont acheté un sous-ensemble dont le fabricant ou l’importateur initial en Europe a déjà payé une licence au Patent Troll !

Il existe donc de nombreuses démarches afin de réduire les risques d’être perturbés par des Patent Trolls. Ces démarches doivent être initiées au plus tôt avant même d’être menacé par un Patent Troll.

Par ailleurs, si elles ne sauraient garantir à coup sûr une parfaite tranquillité, en cas de litige avec un Patent Troll, ces démarches permettent de renforcer considérablement la position de l’entreprise.
Lors de la phase de négociation avec le Patent Troll, nous avons pu constater à de nombreuses reprises qu’une fois sa position consolidée, l’entreprise peut faire échec aux velléités du Patent Troll ou tout au moins réduire très fortement ses prétentions.

En Europe, les armes dont on peut disposer pour repousser les Patent Trolls sont donc plus affûtées qu’aux Etats-Unis…, reste que le brevet européen à effet unitaire qui sera prochainement en vigueur pourrait malheureusement favoriser la prolifération des Patent Trolls en Europe… des solutions sont à l'étude pour éviter cela et feront l'objet d'un prochain article.


Nicolas HAUTIER
MONACO – phase de test pour la mise en place d’un nouveau formulaire de dépôt de marque
le 21 Janvier 2015

MONACO – phase de test pour la mise en place d’un nouveau formulaire de dépôt de marque

Dans le cadre de la politique de modernisation de l’Administration, la Direction de l’Expansion Economique a initié une vague de réformes visant à moderniser l’Administration et à la rendre encore plus efficace.

Parmi ces réformes, la Division de la Propriété Intellectuelle de la Direction de l’Expansion Economique est en train de mettre en place un nouvel outil informatique, permettant de gérer l’ensemble des titres monégasques de propriété industrielle et a notamment lancé une phase de test de son nouveau formulaire de dépôt de demande d’enregistrement de marque nationale.

Le double objectif de ce nouveau formulaire est de faciliter les démarches de dépôt et de réduire très sensiblement les délais d’obtention d’un procès-verbal.

Durant cette phase, notre cabinet monégasque a été sollicité afin d’utiliser ce document et de faire part de ses éventuelles observations, ce que nous n’avons pas manqué de faire auprès de l’Office des Marques monégasque.

Notre Cabinet a mis en place depuis plusieurs décennies une étroite collaboration avec les services monégasques de la Direction de l’Expansion Economique.

En effet, notre Cabinet bénéficie d’une très bonne connaissance de la législation et des pratiques de la Principauté du fait de son activité qui se poursuit à Monaco depuis plus de 40 ans.

Soucieuse de renforcer cette collaboration avec l’Office monégasque et d’accompagner ses clients monégasques au plus près de leur activité, notre entité HAUTIER IP est désormais implantée dans le quartier de Fontvieille, dans la même rue que l’Office des brevets et des marques monégasque.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la validation définitive du nouveau formulaire de dépôt de marque à Monaco.

Marie Clotilde SCHIES
La loi Hamon du 17 mars 2014 offre une meilleure protection aux noms géographiques.
le 21 Décembre 2014

La loi Hamon du 17 mars 2014 offre une meilleure protection aux noms géographiques.

Les deux apports principaux de cette loi en matière de propriété industrielle sont les suivants :

1 – La création d’une nouvelle catégorie d’indication géographique : l’indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA).
Les produits manufacturés peuvent désormais être protégés par le biais des appellations d’origine.
Ainsi, l’article L721-2 du Code de la Propriété Intellectuelle définit l’indication géographique comme la « dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique».

La loi précise qu’un cahier des charges contenant notamment le produit concerné et ses diverses caractéristiques devra être établi. C’est l’INPI qui devra homologuer ledit cahier des charges. La décision d’homologation sera ensuite publiée au Bulletin Officiel de la propriété industrielle (BOPI).

La loi prévoit également les rapports entre cette indication géographique sur les produits industriels et artisanaux avec les marques. Ainsi, les indications géographiques constituent des droits antérieurs à une marque (art L711-4d du CPI) et peuvent dans certains cas être amenés à coexister avec les marques (art L713-3 du CPI).

2 – L’instauration d’une protection accrue du nom des collectivités territoriales et des établissements public de coopération intercommunale.
Cela se manifeste par deux aspects :
- La possibilité pour une collectivité territoriale ou tout EPIC de s’opposer à l’enregistrement d’une marque en cas d’atteinte à son nom, son image ou sa renommée (art L712-4 du CPI). Jusqu’à présent, la seule voie possible était l’action judiciaire.
- La possibilité pour une collectivité territoriale ou tout EPIC de demander à l’INPI d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination. Il s’agit d’une véritable dérogation au système français car l’INPI n’avait pas, jusqu’à à présent un rôle de veille.


Ces dispositions sont la conséquence de l’affaire Laguiole qui a notamment débouté la commune de ses actions engagées à l’encontre de titulaires de marques Laguiole.

Elles laissent cependant subsister, en l’absence des décrets d’application qui étaient pourtant attendus pour l’été 2014, de nombreuses questions et incertitudes.

Il est donc vivement conseillé à ce stade de prendre toutes les précautions nécessaires ce qui implique notamment pour les collectivités territoriales de déposer leur nom en tant que marque et de mettre en place des surveillances de marque.


Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

Ségolène LUHERNE
INVENTIONS DE SALARIES : DES PIEGES A EVITER !
le 13 Novembre 2014

INVENTIONS DE SALARIES : DES PIEGES A EVITER !

Les droits des inventeurs salariés sont souvent méconnus dans les entreprises et pas seulement chez les PME. Il n’est pas inutile de rappeler quelques « pièges » auquel les acteurs de l’économie – entrepreneurs, salariés ou chercheurs en général - sont confrontés :
- Lorsque l’inventeur est salarié et que son invention résulte d’une mission qui lui a été confiée, il a droit à une rémunération supplémentaire. Ne pas verser cette prime serait en contravention avec la loi et l’employeur est condamnable à des dommages et intérêts. A noter que la mission inventive, comme cela est prévu à l’article L 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, peut résulter d’une mission régulière stipulée dans le contrat de travail mais pas seulement. C’est ce qu’a rappelé cette année la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt Fimurex Planchers, dans lequel l’inventeur était un salarié seulement investi d’une mission inventive occasionnelle.

- Lorsqu’il n’y a pas de contrat de travail, les dispositions de l’article L611-7 précité ne s’appliquent pas et le droit au brevet revient à son inventeur ou à son ayant cause. La titularité des droits est donc bien moins aisée à fixer que pour les inventeurs salariés. C’est en particulier le cas pour des stagiaires : à l’issue d’un lourd contentieux (affaire PUECH c CNRS), il est dorénavant établi que le droit au brevet revient au stagiaire. Il faut donc manier avec précautions les inventions éventuellement réalisées par ces derniers et réagir très vite par des dispositions contractuelles (et financières…) adaptées.

L’arrêt Fimurex précité montre aussi qu’il est souvent de l’intérêt des parties de transiger plutôt que d’initier des actions judiciaires dont la durée et l’issue sont bien peu maitrisables. Ainsi la Cour d’Appel de Paris a-t-elle certes conforté le salarié dans ses demandes de rémunération supplémentaire au titre de sa participation à l’invention, mais le montant de celle-ci est finalement réduit à 15 000 euros, sans allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile (contre 29 000 euros au total en première instance). Trois ans auparavant, la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS, auprès de laquelle les parties peuvent être assistées par un Conseil en propriété industrielle) avait proposé une conciliation, refusée par l’employeur, pour 10 000 euros. Hormis, sans doute, les avocats des parties, personne n’a donc réellement tiré profit de l’action judiciaire…

Jean-Pascal DECOBERT
SIGNATURE D’UN ACCORD DE VALIDATION DES BREVETS EUROPEENS ENTRE LA TUNISIE ET L’OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
le 04 Août 2014

SIGNATURE D’UN ACCORD DE VALIDATION DES BREVETS EUROPEENS ENTRE LA TUNISIE ET L’OFFICE EUROPEEN DES BREVETS


Le 4 juillet 2014 l’Office Européen des Brevets (OEB), représenté par son président Benoît Battistelli, et la Tunisie représentée par son ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines, Kamel Ben Naceur ont signé un accord sur la validation des brevets européens en Tunisie. L’accord entrera en vigueur une fois qu’il aura été ratifié.

Cet accord fait écho au précédent projet d’Accord de validation entre la Tunisie et l'Organisation européenne des brevets rédigé le 8 octobre 2012. Dans ce précédent projet les administrations rappelaient que l’OEB et la Tunisie étaient déjà très liés sur la question de la propriété industrielle. En effet la Tunisie étant membre du traité sur la coopération en matière de brevet (PCT) a choisi l’OEB comme Administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international au titre de ce traité. De plus la Tunisie avait demandé l’aide de l’OEB pour la mise en place d’un système efficace de protection des brevets. Enfin l’OEB forme les équipes d’examinateur de l'INNORPI (l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle).

A ce titre l’accord signé le 4 juillet 2014 vient entériner une coopération déjà importante entre les deux administrations.

D’après cet accord les titulaires de brevets et de demandes de brevets Européennes pourront faire valider les effets juridiques de leurs brevets et demandes de brevets Européens sur le sol Tunisien, bien que la Tunisie ne soit pas un état membre de l’OEB. Dans ce cas les brevets et les demandes de brevets auront le même effet qu’une demande ou brevet national Tunisien. A ce titre c’est le droit national Tunisien qui s’appliquera.

L’accord signé le 4 juillet 2014 n’étant pas encore publié, il est encore prématuré d’en tirer toutes les conséquences et notamment de savoir à partir de quelle date de dépôt les demandes de brevets européens pourront être validées en Tunisie.
le 2 Juillet 2014

Arrêt de la Cour Suprême américaine.


Alice Corporation PTY LTD VS CLS Bank International : encore un resserrement de la brevetabilité pour les « business methods » aux USA.


La Cour Suprême a rendu fin Juin une décision importante pour toutes les sociétés intéressées par la brevetabilité d’inventions fort abstraites voire financières ou commerciales.

De manière très résumée, la plupart des législations de brevets, Convention sur le brevet européen en tête, refusent de protéger par brevet les innovations qui sont non techniques.

L’Office européen des brevets a construit au fil de sa jurisprudence, une pratique efficace d’examen de la brevetabilité d’innovations pouvant entrer dans le champ de ces exclusions à la brevetabilité. En particulier, dans la lignée de la décision Hitachi (T 25803), les examinateurs et les chambres de recours de l’OEB rejettent la demande de brevet dès lors que la contribution de l’invention revendiquée n’est pas technique.

Ainsi, même si des moyens techniques basiques sont présents dans l’invention (un processeur, un ordinateur …), la demande de brevet est systématiquement rejetée si ce qu’elle apporte par rapport à l’état de la technique le plus proche n’est pas de nature technique.

Même si l’adjectif « technique » est en lui-même source de discussion, cette approche évite la protection par brevet d’innovations clairement abstraites et économiques.

La position de l’USPTO, Office des brevets américains, et des Cours outre-Atlantique a été beaucoup moins stable durant les dernières décennies. La brevetabilité des méthodes d’affaires a été largement accueillie sous l’impulsion de la décision « State Street Bank ». Les limites de cette large tolérance - et les patents trolls n’y sont pas pour rien – ont été ensuite appréhendées, notamment par la décision de la Cour Suprême « in re bilski » il y a deux ans.

L’arrêt Alice constitue une nouvelle limitation du domaine de la brevetabilité aux USA.

Cette affaire met en jeu la validité de brevets portant sur des méthodes d’affaires, en particulier par l’emploi d’un système informatique intermédiaire entre des acteurs économiques et faisant office de « Clearing House ».

La Cour note d’abord que le principe sous-jacent de l’invention est abstrait.

Elle souligne ensuite que les éléments technologiques de l’invention sont triviaux (moyens informatiques classiques).

Elle poursuit en montrant que la combinaison des composants de l’invention ne transforme pas le principe abstrait de base en une invention.

Cette démarche n’est pas en soi révolutionnaire car elle ressort de décisions précédentes dont BIlski ou encore Mayo.

Mais elle clarifie les modalités d’application de ces méthodes :

- L’utilisation des moyens informatiques classiques n’aide pas pour défendre la brevetabilité.
- L’application d’une innovation non brevetable dans un domaine technologique spécifique n’entraine pas de fait la brevetabilité.
- C’est l’article 35 USC 101 du code américain, sur la définition de domaine de la brevetabilité, qui reste le critère central pour évaluer le problème de brevetabilité posé par les inventions du type « business methods ».
- Sur ce dossier point, l’approche américaine, qui fait un pas vers l’approche européenne, diffère encore : la jurisprudence actuelle de l’OEB prend bien soin de ne pas mélanger le domaine de brevetabilité, l’état de la technique ou encore caractère technique et activité inventive. La logique de la Cour Suprême dans l’affaire Alice, implique, pour déterminer si les conditions de l’article 35 USC 101 sont remplies, d’évaluer le caractère trivial ou non des éléments techniques et de déterminer si il y a transformation des moyens de l’invention. On peut craindre que cette démarche rende confuse l’analyse par l’USPTO pour les futurs demandes de brevet à examiner.

Ce qui est certain c’est que la volonté américaine est de réduire le spectre sur des innovations techniques. D’ailleurs des termes comme « problème technologique » apparaissent dans la décision, ce qui est assez révélateur d’un rapprochement avec la philosophie de l’Office européen des brevets.
Stratégie de dépôts de brevets : le cas de Taiwan
le 02 Juillet 2014

Stratégie de dépôts de brevets : le cas de Taiwan


Les acteurs économiques reprochent souvent à nos chers politiques une propension à ne pas tenir compte de l’environnement international dans l’élaboration de leurs stratégies de gouvernement de la France. En matière de propriété industrielle, y-a-t-il également un décalage entre les choix des entreprises de l’hexagone et celles d’autres pays ?

Un récent voyage en Asie auprès des agents de notre réseau d’experts/conseils en propriété intellectuelle nous a permis d’examiner cette question.

En prenant l’exemple de Taiwan, on note une très forte dissymétrie entre le nombre de dépôts de brevets et de marques que les sociétés taiwanaises opèrent aux USA et celui, souvent 10 fois moindre qu’elles effectuent en Europe. Une raison affichée par les déposants de ce pays est que le risque de contentieux lourds est bien supérieur et bien plus couteux qu’en Europe et qu’il s’agit donc, pour le maitriser, de disposer de brevets défensifs, susceptibles de servir de contre-attaque.

Un autre enseignement est la croissance des dépôts vers la Chine. Avec un coût généralement plus limité qu’aux USA, une procédure de délivrance moins spécifique, les déposants asiatiques ont compris l’intérêt de la propriété industrielle sur cet énorme marché.

Certes les entreprises asiatiques feraient bien de réévaluer leur répartition géographique de dépôts à l’avènement de la nouvelle Cour Unifiée des brevets en Europe, qui donnera sans doute lieu à des actions en contrefaçon plus centralisées et aux conséquences (financières..) supranationales au sein de l’Union européenne. Mais les entreprises françaises devraient peut être aussi s’inspirer de la stratégie des pays d’Asie, avec des dépôts américains fréquents et tenir compte du fait que la Chine n’est plus simplement le lieu de fabrication de produits de contrefaçon et qu’une protection active dans ce pays est un gage d’avenir pour une entreprise.

Jean-Pascal DECOBERT
Alice Corp. v. CLS Bank International: le débat sur la brevetabilité des business methods n’est pas encore éteint aux Etats
le 12 Mai 2014

Alice Corp. v. CLS Bank International: le débat sur la brevetabilité des business methods n’est pas encore éteint aux Etats


Les USA sont historiquement plus ouverts à la brevetabilité d’inventions mises en œuvre par ordinateurs que l’Office européen des brevets. Rappelons que des méthodes ou systèmes mettant en œuvre des moyens informatiques peuvent être brevetables. En Europe, il faudra démontrer que l’invention a un apport de nature technique et non évident par rapport à l’art antérieur. Aux USA, la technicité n’est pas directement un critère retenu pas l’Office des brevets (USPTO) et les tribunaux. Et l’USPTO a eu tendance à accueillir très largement des innovations informatiques dans les années 1990 surtout à compter d’une décision connue sous le nom de « State Street Bank », y compris pour des créations essentiellement basées sur des méthodes d’affaires ou des considérations abstraites. Une décision de la Cour Suprême sur le cas Bilski a freiné cette tendance très permissive. Mais elle n’a pas permis de répondre très clairement quant à l’évaluation pratique de la brevetabilité pour de telles inventions. Notamment, une méthode qui est en substance abstraite et qui n’a de technique que l’emploi de moyens informatiques souvent très classiques (serveurs, processeurs, mémoires…) est-elle hors du domaine de brevetabilité ?

C’est à cette question que la Cour Suprême, de nouveau saisie, devra prochainement répondre. Dans cette affaire, la société Alice Corp. est titulaire de quatre brevets américains. Ces derniers ont tous trait à des innovations dont le cœur est une méthode financière. Les moyens techniques relatés dans les revendications de ces brevets ne font pas illusion sur leur caractère banal (« data storage », « input means »…) ; l’un des brevets -US 6912510 B1- étant, dans sa revendication 1, quasiment dénué de moyens informatiques. Ces brevets sont au cœur d’un litige avec la société CLS Bank International qui en conteste la validité. Avec un succès certain en premier instance, la District Court de Columbia annulant ces brevets au motif qu’ils ne portent que sur des idées abstraites exclues en tant que telles de la brevetabilité de par l’article 35USC 101 du code américain. La cour fédérale « CAFC » renverse cependant cette décision.

Mais la Cour Suprême a accueilli une demande de CLS tendant à revoir cette question. Derrière ce litige se pose la question de savoir si, pour les inventions mélangeant aspects concrets/techniques et aspects abstraits, la brevetabilité peut être accueillie même si les aspects techniques sont sans véritable intérêt. Cette affaire démontre que la brevetabilité des « business methods » est une question non encore stabilisée et qui mérite, pour les entreprises concernées, une grande prudence. Les audiences devant la Cour Suprême sont maintenant terminées et une décision est attendue pour le mois de juin prochain. A suivre….

Jean-Pascal DECOBERT
Actions en contrefaçon en Chine : statut et perspectives
le 28 Avril 2014

Actions en contrefaçon en Chine : statut et perspectives

Les tribunaux chinois ont généralement mauvaise presse en matière d’impartialité du point de vue d’un européen. Il est vrai que le décalage culturel se ressent aussi dans le domaine de propriété industrielle, notamment pour apprécier le caractère fautif d’actes commerciaux.

A cela s’ajoutent des dispositions légales spécifiques au domaine de la propriété intellectuelle qui ont pu perturber les habitudes du monde des affaires du vieux continent. On notera un dispositif de forclusion si la contrefaçon de brevet a été tolérée durant plus de deux ans. Ou encore l’application du système dit d’épuisement international du droit : le titulaire d’un brevet ne peut interdire l’importation en Chine des produits qu’il a fabriqués ou autorisés à l’étranger, freinant ainsi les limitations à l’importation de produits technologiques en Chine.

Enfin, la décision du tribunal de Wenzhou, par laquelle le fabricant de disjoncteurs Schneider s’est vu condamné en 2007 pour contrefaçon d’un modèle d’utilité chinois qui n’était que la pâle copie de son propre brevet, a profondément marqué les esprits de par sa dimension clairement inéquitable.

Cette dernière jurisprudence est cependant peut être un marqueur significatif qu’une transition est en train de s’opérer vers un plus grand respect des droits de propriété industrielle: ainsi, le modèle d’utilité qui avait fait trébucher Schneider serait aujourd’hui purement et simplement annulé du fait d’un changement de loi notable sur l’appréciation de la nouveauté d’une invention.

D’autres indices vont dans ce sens. Le nombre d’actions en contrefaçon explose (+284,2% depuis 2008 devant les Tribunaux locaux compétents), induisant une progression de la compétence pratique des juges. Et une très large majorité des contentieux (plus de 90%) oppose des entreprises chinoises si bien que l’enjeu des décisions de brevets est de moins en moins à relier à une volonté protectionniste.

On peut donc anticiper un meilleur respect des droits de propriété industrielle en Chine par l’action en contrefaçon.

C’est d’ailleurs un intérêt croissant pour les entreprises chinoises puisqu’elles sont devenues ces dernières années d’ambitieux déposants de brevets et de marques et qu’elles ont dorénavant besoin de pouvoir faire valoir leurs droits efficacement.

Jean Pascal DECOBERT
L’Assemblée Nationale adopte le projet de loi sur la Juridiction Unifiée des Brevets
le 28 Mars 2014

L’Assemblée Nationale adopte le projet de loi sur la Juridiction Unifiée des Brevets

Ce 13 février, l'Assemblée nationale a adopté sans modification la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée des brevets (JUB).

On rappellera que cet accord est en discussion, entre les pays européens, depuis près de 40 ans maintenant !

Ce projet de loi prévoit que cette juridiction sera la juridiction compétente pour traiter les litiges basés sur le (future) brevet unitaire européen et pour traiter des litiges basés sur le brevet européen tel qu’il existe depuis 40 ans.

A la différence du brevet européen qui après délivrance par l’Office Européen des Brevets (OEB) se divise en un faisceau de brevets applicables individuellement dans chaque pays choisis par le titulaire, le brevet à effet unitaire, après sa délivrance par l’OEB, est en vigueur dans un bloc indivisible de 25 états membres de l’Union Européenne.

La juridiction unifiée des brevets pourra rendre des décisions notamment concernant la validité des brevets européens et des brevets unitaires européens délivrés par l’OEB mais aussi concernant les cas de contrefaçon.

Les décisions de cette juridiction unifiée des brevets ont vocation à s’appliquer sur tous les territoires de l’union européenne.

Le tribunal de première instance de cette juridiction comprendra une division centrale ayant son siège à Paris avec des sections à Londres et Munich pour certains domaines techniques.

A ce jour il reste de nombreuses questions en suspens, dont notamment les questions du coût de maintien en vigueur d’un brevet a effet unitaire par le paiement des annuités et la répartition entre états membres des revenus générés. Ces questions sont actuellement âprement débattues entre les états membres. La réponse à ces questions est pourtant essentielle pour déterminer s’il est préférable pour un projet donné d’opter pour ce nouveau système de brevet.

Nicolas HAUTIER
Changer de logo : comment concilier enjeu commercial et enjeu juridique ?
le 15 Février 2014

Changer de logo : comment concilier enjeu commercial et enjeu juridique ?


Les logos exercent un fort pouvoir attractif sur les consommateurs et leur évolution ne laisse jamais indifférent, surtout lorsqu’il s’agit du célèbre MALABAR.

Après plus de 40 ans de bons et loyaux services, la société CADBURY FRANCE a en effet décidé de transformer sa célèbre mascotte de chewing-gum Monsieur MALABAR en un chat du nom de MABULLE !

A ce jour, seule la marque française MALABAR MABULLE a fait l’objet d’un dépôt le 27 janvier dernier sous le n° 11 3 801 016. Le logo faisant apparaître le chat ne semble pas pour le moment avoir été déposé à titre de marque mais la société communique déjà largement sur ce changement et le chat MABULLE apparaît sur tous les produits de la gamme MALABAR.

Bien évidemment, un tel changement doit à la fois concilier les enjeux commerciaux et juridiques d’une société.

D’un point de vue de la propriété intellectuelle, un changement de logo soulève plusieurs questions auxquelles nous avons tenté d’apporter quelques premiers éléments de réponse.

Faut-il re-déposer le nouveau logo à titre de marque ?
Le dépôt d’un logo à titre de marque vous confère des droits sur la version telle que déposée. Il convient donc d’exploiter votre marque avec la même représentation que celle déposée auprès de l’INPI. En cas de changement de logo, il est donc important d’envisager un dépôt à titre de marque de la nouvelle version afin de détenir des droits sur la représentation graphique utilisée.
Cette recommandation de nouveau dépôt doit être nuancée en présence de modifications non substantielles du logo concerné. En effet, dans une telle hypothèse, l’opportunité de procéder à un nouveau dépôt de marque ne s’impose pas systématiquement dans la mesure où l’usage d’un logo sous une forme très légèrement modifiée vaut usage de la marque telle que déposée, cette situation s’appréciant au cas par cas.

Le logo est-il protégé par le droit d’auteur ?
La représentation graphique utilisée au sein de votre logo peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Encore faut-il être en mesure de donner une date certaine à cette création. L’intérêt du dépôt de marque est de vous conférer des droits sur votre logo au jour du dépôt. Il est donc aisé de justifier de vos droits par l’envoi d’une copie du certificat d’enregistrement de votre marque portant la date du dépôt.

Les anciens logos ayant fait l’objet de dépôts de marques doivent-ils être renouvelés à leur échéance ?
Si les anciens logos ne sont plus utilisés et si les éléments verbaux utilisés au sein de ces marques ont fait l’objet de dépôts de marques verbales distincts, il n’est pas forcément indispensable de procéder à leur renouvellement. Tout dépend néanmoins de leur ancienneté et de l’opportunité de conserver des droits sur ces logos ; de telles décisions sont lourdes de conséquences et s’analysent donc au cas par cas.

Marie Clothilde SCHIES
Toponymes et marques dans le secteur vitivinicole
le 10 janvier 2014

Toponymes et marques dans le secteur vitivinicole

Dans le secteur vitivinicole une marque est souvent constituée du nom du lieu-dit de l’exploitation et il est fréquent que ce nom corresponde à une marque déjà déposée par un autre exploitant.

La jurisprudence consacre alors le privilège du tènement. En résumé, le viticulteur conserve le droit de donner à son vin le nom du lieu de son exploitation des lors qu’il est de bonne foi et qu’il peut justifier d’une vinification sur ladite exploitation et ce, même s’il existe une marque antérieure ; le titulaire de la marque seconde devra cependant parfois adjoindre un élément complémentaire.

Ce privilège a notamment justifié la cœxistence des marques DOMAINE CHEVAL BLANC SIGNE et CHATEAU CHEVAL BLANC.

Cependant pour faire application de ce privilège il faut qu’il y ait homonymie.


Ainsi par exemple récemment le Tribunal de Grande Instance de Paris* n’a pas eu à faire référence à ce privilège dans la mesure où il a considéré que les marques suivantes, chacune désignant du vin, étaient suffisamment différentes :

- marque verbale DUCLUZEAU (marque antérieure) avec la marque verbale CHATEAU LE CLUZEAU (marque postérieure)
- marque complexe (marque antérieure) avec la marque verbale CHATEAU LE CLUZEAU (marque postérieure)

En l’espèce, l’absence du risque de confusion est discutable. Peut être que les juges se seraient prononcés différemment si le titulaire des marques antérieures avait déposé également une marque verbale CHATEAU DUCLUZEAU (certes, dans ce cas, le privilège du tènement aurait alors peut être été retenu, la marque postérieure LE CLUZEAU étant le lieu dit sur lequel se trouve l’exploitation).

Il reste cependant primordial de protéger à titre de marque le nom sous lequel le vin est commercialisé et de prêter la plus grande attention au choix du signe à déposer :
- signes correspondant au nom de l’exploitation (sous forme verbal et sous forme de logo)
- mais aussi noms de cuvées ou noms purement commerciaux donnés aux vins (sans aucune relation avec le nom de l’exploitation)


* TGI Paris du 14.01.2011, J.E BORIE SA c/ Pierre BARRIERE


Ségolène LUHERNE
Réservation de noms de domaine en .ASIA : attention au cybersquatting !
le 25 novembre 2013

Réservation de noms de domaine en .ASIA : attention au cybersquatting !

Depuis maintenant un certain nombre d’années, des sociétés asiatiques utilisent des outils de pression efficaces pour faire déposer des noms de domaine à des entreprises reprenant leur marque dans des extensions asiatiques.

Cette pratique de chantage est une arnaque largement répandue et destinée à tromper des clients afin de leur vendre des services non sollicités.

Si votre entreprise a des intérêts en Asie à court ou moyen terme, les réservations de noms de domaine en .ASIA et dans les extensions locales où vous êtes présents (ex : .CN chinois, .HK hongkongais, .JP japonais, etc.) présentent un réel intérêt, tant juridique que financier.

Cette réservation est à la fois préventive puisque cela évite qu’un tiers ne réserve les noms de domaine qui vous intéressent à votre place et permet de bénéficier d’une bonne image en Asie, cette extension étant très convoitée dans le cadre d'une relation commerciale.

D’un point de vue financier, il est par ailleurs plus intéressant de réserver ces noms de domaine plutôt que d’avoir à engager des procédures de récupération et/ou de rachat, souvent longues, incertaines et onéreuses.

Nous vous recommandons donc d’envisager la réservation de ces noms de domaine si les pays concernés présentent un réel intérêt commercial pour votre société, si vous détenez déjà des droits à titre de marques dans les pays en question et/ou si ces pays sont des pays à risques en terme de cybersquatting.

Pour information, sachez que le .ASIA est rattaché aux 73 pays de la Communauté Dotasia (communauté pan asiatique et Asie pacifique) et qu’il est réservé aux personnes physiques et morales ayant au moins un contact (propriétaire, administratif, financier ou technique) justifiant d'une adresse au sein de la zone Asie.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin à ce sujet.


Marie Clothilde SCHIES
ANALYSE STATISTIQUE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE en chine
le 28 octobre 2013

ANALYSE STATISTIQUE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE en chine

Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera …Ouvrage célèbre de A. Peyrefitte !
40 ans après la publication de cet ouvrage, on peut se demander si cette Chine, qui a incontestablement acquis un statut de Grande Puissance, peut effectivement faire trembler le monde.

Tout au moins, sur l’échiquier mondial de la Propriété Intellectuelle, la Chine est en train de sérieusement bousculer un ordre resté relativement stable de longues années. Or, les nombres de demandes de brevets, marques et modèles déposés par les différents pays constituent un des curseurs d’évaluation de leur puissance économique. En effet, les rapports de force des Etats dans l’univers Géopolitique mondial reposent notamment sur leurs capacités à innover ainsi qu’à protéger et à valoriser leurs innovations.

Quelle est la place de la Chine, aujourd’hui, dans le monde de la Propriété Intellectuelle ? Comment réagissent les entreprises Européennes? Quelles conséquences en tirer ?

L’analyse des statistiques publiées par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI, WIPO en anglais) en mai 2013 et fin 2012, par l’Office chinois et par l’Office Européen des Brevets notamment, permet d’apporter des éléments de réponses à ces questions. Les données qui nous ont semblé les plus pertinentes sont commentées ci-dessous.

• Une place de leader mondial pour l’Office chinois.
La majorité des Offices du monde a enregistré une augmentation d’activité, mais surtout et de manière incontestable, ces chiffres montrent que la Chine est devenue le pays où l’activité en matière de protection de la propriété intellectuelle est la plus active. En effet, après avoir dépassé l’Office Japonais en 2010 en nombre de dépôts de brevets, marques et modèles, l’Office chinois conforte sa place de numéro 1, surclassant même l’Office Américain (USPTO). Fait encore plus marquant, l’Office chinois se classe en tête pour chacun des trois types de dépôt : brevet, marque et modèle.
Parmi tous les brevets et les marques déposés auprès d’un des 5 plus gros offices (Offices chinois, Européens, Américain, Japonais et Coréen), plus d’un quart est déposé en Chine.
Ces chiffres démontrent que les entreprises, chinoises ou étrangères, considèrent la Chine comme un marché majeur et surtout que la détention de titres de protection confère pour ce marché un atout concurrentiel.

• Des entreprises chinoises particulièrement actives .., en Chine…
Il convient de rappeler que les demandes de protection effectuées en Chine émanent des entreprises chinoises, mais aussi des entreprises étrangères. Les chiffres récemment publiés montrent cependant que la croissance des marques et des brevets déposés en Chine, est en grande partie générée par les entreprises chinoises. Cela traduit la forte volonté des entreprises chinoises de mieux se protéger sur leur territoire et reflète la confiance de ces entreprises dans le système chinois pour faire respecter efficacement les droits des titulaires.

• Des entreprises chinoises également actives auprès des autres offices…, et notamment en Europe.
Les entreprises chinoises déposent de manière prioritaire au Japon, aux USA, en Corée et en Europe. Fait toujours marquant, les entreprises chinoises déposent de plus en plus massivement auprès de l’Office Européen.
En 2012, les entreprises chinoises ont effectué 18812 dépôts auprès de l’Office Européen des Brevets, soit 1,6 fois plus que les entreprises Françaises et 2,8 fois plus que les entreprises du Royaume-Uni.
Les entreprises allemandes déposaient en 2008, 5 fois plus de demandes européennes que les entreprises chinoises mais n’en ont déposé que 1,8 fois plus en 2012.

• En Europe, une offensive chinoise inégale suivant le domaine technologique.
Les efforts des entreprises chinoises pour acquérir des monopoles en Europe semblent fortement varier selon les domaines technologiques. En effet, en 2011, 70% des demandes déposées par les entreprises chinoises directement à l’Office Européen des Brevets concernent le domaine Electronique-Informatique-Télécommunication, et parmi ces 70%, la moitié des dépôts concerne uniquement le domaine de la télécommunication numérique.
Les deux domaines Chimie et Ingénierie Mécanique ne représentent respectivement que 20% et 5% des dépôts effectués par les entreprises chinoises directement auprès de l’Office Européen des Brevets. (Ces chiffres sont cependant à manier avec prudence car ils ne prennent pas en compte les demandes de brevets européens déposées via une demande internationale PCT.)

• Les entreprises chinoises au 4ème rang mondial pour les demandes internationales de brevet.
En ce qui concerne les demandes internationales de brevet (PCT) la Chine se classe derrière les USA, la Japon et l’Allemagne.
Pour rappel, les demandes PCT permettent de faciliter l’extension d’une protection par brevet au-delà du pays d’origine du déposant et traduisent directement la volonté de conquérir ou de renforcer des parts de marché à l’étranger.
En 2012, les entreprises chinoises ont déposé environ 2,4 fois plus de demandes PCT que les entreprises Françaises et 3,8 fois plus que les entreprises du Royaume-Uni.
Après avoir surclassé ces dernières années la France (actuellement 6ème) puis la Corée (actuellement 5ème), la Chine devrait dès 2013 ou 2014 dépasser l’Allemagne en nombre de dépôts PCT, comme le laisse envisager le graphe ci-dessus.
Le nombre de dépôts PCT traduit très directement l’ambition des entreprises chinoises à défendre leurs technologies sur les marchés américain et européen notamment.

• Peu de très gros déposants chinois de PCT
En observant de plus près le nombre des dépôts PCT, on s’aperçoit qu’un petit nombre seulement d’entreprises chinoises est responsable d’une grande part de ces dépôts. En effet alors que l’ensemble des entreprises chinoises a déposé 18,614 demandes PCT en 2012, les deux entreprises chinoises ZTE Corporation et Huawei sont ensemble responsables de 30% de ces dépôts. Ces deux entreprises spécialisées en télécommunication se classent respectivement au 1er et au 4ème rang mondial des dépôts PCT. Cependant, aucune autre entreprise chinoise n’est présente dans le palmarès des 50 plus gros déposants PCT.
Par ailleurs, et à titre de comparaison, les deux plus gros déposants américains de PCT (Qualcomm et Intel Corporation) représentent moins de 4 % des 51,429 dépôts PCT effectués par les entreprises Américaines. De même les deux plus gros déposants Français (CEA et Alcatel Lucent) représentent moins 10 % des 7,847 dépôts PCT réalisés par les entreprises Françaises.
La courbe ci-dessous compare le total des dépôts PCT effectués par toutes les entreprises chinoises, toutes les entreprises Françaises ainsi que toutes les entreprises chinoises à l’exception de deux plus gros déposants chinois (ZTE Corporation et Huawei) et toutes les entreprises Françaises à l’exception de deux plus gros déposants français (CEA et Alcatel Lucent). Cela laisse apparaître que sans considérer les deux plus gros déposants de chaque pays, l’écart se ressert mais que les entreprises chinoises déposent tout de même presque 2,4 fois plus que de demandes PCT que les entreprises Françaises.
Il nous semble également important de noter que dans un classement ne prenant pas en compte les deux plus gros déposants de chaque pays, la Chine conserverait sa place de 4ème mondial largement devant la Corée et la France.
Par ailleurs, pour la première fois en 2012, trois déposants chinois autres que ZTE et Huawei ont fait leur apparition dans le palmarès des 100 plus gros déposants PCT.

• La Chine encore absente ou moins présente de certains palmarès.
Alors que les entreprises chinoises trustent les premières places du palmarès des entreprises qui déposent le plus de PCT comme mentionné précédemment, la Chine reste absente d’autres palmarès tel que celui des universités, palmarès largement dominé par les grandes universités américaines.
Concernant le palmarès des instituts de recherche, la Chine présente désormais deux instituts, spécialisés en télécommunication et en microélectronique, qui se placent respectivement aux 4ème et 5ème places, reflétant la forte volonté de l’état chinois d’assurer le leadership du pays dans ces domaines technologiques.
On peut noter que dans ce palmarès, le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives conserve très largement sa place de leader et que le CNRS se maintient à la 3ème place derrière l’institut Allemand Fraunhofer-Gesellschaft.

• La quantité de dépôts chinois rime-t-elle avec qualité ?
Si la Chine se place désormais parmi les leaders mondiaux en nombre de dépôts, qu’en est-il de la qualité des demandes déposées, et tout particulièrement des demandes de brevets ?
En effet, ce qui importe au final ce sont les brevets délivrés qui permettent de véritablement défendre une technologie, les demandes de brevets pouvant quant à elles être rejetées par les Offices sans jamais être délivrées.
Le pourcentage de brevets délivrés pour le compte d’entreprises chinoises serait beaucoup plus faible que pour les entreprises Américaines, Japonaises, Allemandes ou Françaises. Ce faible taux de délivrance semble encore plus significatif auprès des Offices non chinois (USPTO, JPO, EPO), ce qui s’explique notamment par le niveau élevé d’activité inventive qu’il faut justifier auprès de ces offices pour obtenir une délivrance.
Il semble donc qu’une portion des demandes de brevet déposées par des entreprises chinoises concerne des inventions dont l’activité inventive est relativement faible et pour lesquelles des entreprises européennes n’auraient probablement pas effectué de dépôt.
Le fort soutien financier du gouvernement chinois en faveur de l’innovation incite les entreprises nationales à déposer beaucoup de demandes de brevets, même de qualité moyenne, ce qui conduirait à une augmentation artificielle de l’activité de propriété intellectuelle mesurée par le nombre des dépôts. Des subventions importantes sont également accordées par l’Office chinois pour le dépôt de demandes PCT afin d’inciter les entreprises chinoises à se protéger sur les marchés étrangers à conquérir.
Une étude d’un de nos correspondants chinois avait par ailleurs montré que les brevets chinois obtenus par les entreprises chinoises sont abandonnés en moyenne au bout d’environ 5 ans contre 7 à 10 pour les brevets chinois déposés par les entreprises étrangères. Cela semble indiquer que les entreprises chinoises déposent bien souvent des brevets dont l’importance stratégique est très limitée.
La qualité de certains brevets est certes peut être contestable. Cela ne suffit pas à masquer le fait que l'explosion du nombre des dépôts chinois est avant tout le fruit d'une intense augmentation des efforts de R&D réalisés par les entreprises chinoises. En effet, les dépenses de R&D en Chine ont augmenté de 27,2% en 2011 alors qu'elles n'ont augmenté sur cette période que de 9,7% aux USA et de 5,4% en Europe selon le rapport Booz and Company « The Global Innovation 1000 ». Les chiffres publiés pour 2012 par l’Institut Batelle (Rapport Batelle 2013, Global R&D Funding Forecast) confirment la tendance (Chine 11%, USA 1,5%, EU 0,5%) et laissent augurer pour 2013 une situation encore plus préoccupante pour les entreprises Européennes : Chine 11,6%, USA 1,2% et EU 0%.

• Qu’en est-il du traitement effectué par l’Office chinois?
De manière incontestable, les Office chinois ont très significativement amélioré la qualité avec laquelle ils traitent et examinent les dossiers de marques, de brevets et de modèles.
On remarque que la position des Examinateurs, en brevet notamment, s’est fortement rapprochée de celle des Examinateurs Européens. Cela est particulièrement sécurisant pour les déposants Européens. En effet après avoir déposé une demande européenne ou PCT et obtenu un rapport de recherche européen ou international, l’on a généralement une très bonne visibilité sur la façon dont l’examen va se dérouler par la suite en Chine. Le nombre d’échanges avec les Examinateurs chinois et par conséquent les coûts de procédure sont ainsi prévisibles et relativement limités. Tel n’est pas le cas auprès de l’Office Américain où de nombreux échanges sont parfois nécessaires pour défendre la brevetabilité d’une invention face à des documents non cités dans le rapport de recherche international et identifiés par l’Examinateur Américain au terme de plusieurs recherches successives.

• Quel impact pour les entreprises Européennes ?
La Chine est incontestablement en train de se positionner parmi les grandes puissances en matière de propriété intellectuelle et notamment parmi les grandes puissances technologiques.
L’Empire du Milieu passe donc du « made in China » au « designed in china » sans oublier le « protected by Chinese Companies».
Ces très nombreux dépôts de brevets réalisés par les entreprises chinoises, même si leur qualité peu parfois être faible, viennent néanmoins grossir les portefeuilles de brevets des entreprises chinoises.
Face à cette menace potentielle, les entreprises Européennes doivent renforcer leurs propres portefeuilles pour être prêtes à répondre aux éventuelles velléités des entreprises chinoises. Les brevets sont en effet de plus en plus souvent utilisés comme armes défensives permettant une contre-attaque.
De nombreuses entreprises Européennes, aussi bien internationales que PME, font ainsi évoluer leur stratégie de propriété intellectuelle en renforçant leurs protections en Europe mais aussi en Chine. Des protections obtenues en Chine permettent naturellement de défendre ses produits en Chine si l’entreprise y est déjà présente, si elle y a noué des partenariats ou si elle y pressent un potentiel de développement. Mais ces protections en Chine représentent également des armes efficaces pour attaquer ou se défendre contre des entreprises chinoises puisque ces armes ont pour cible le territoire même où les entreprises chinoises ont leur siège et leur principal marché.
Par ailleurs, ces nombreux dépôts réalisés par les entreprises chinoises, qu’ils soient uniquement limités au territoire chinois ou qu’ils soient étendus à l’étranger, viennent tous enrichir l’état de la technique et sont donc opposables aux dépôts réalisés ultérieurement par les entreprises Européennes. Lorsque nous analysons la brevetabilité d’une invention non encore protégée, nous constatons en effet un nombre croissant d’antériorités chinoises. Il convient donc d’utiliser des outils de recherche adaptés à l’identification de ces antériorités chinoises.
Face à aux entreprises et aux brevets chinois, c’est surtout en renforçant leurs efforts d’innovation que les entreprises Européennes pourront véritablement imposer leurs produits sur leur marché d’origine ainsi qu’en Asie, la propriété intellectuelle n’étant que l’outil de protection et de valorisation de leurs innovations.


Nicolas HAUTIER
Que puis-je breveter : domaine pharmaceutique ?
le 27 septembre 2013

Que puis-je breveter : domaine pharmaceutique ?


Le brevet octroie à son titulaire un monopole sur l’invention brevetée pendant une durée de 20 ans. Le domaine pharmaceutique a trait à de l’intérêt général et de ce fait, le législateur a prévu des exclusions de sorte à ne pas entraver l’exercice de la médecine ou bien l’accès aux soins. Toutefois, conscient que la recherche et développement nécessite l’engagement de frais importants il est apparu également qu’il fallait prévoir certains aménagement pour permettre un retour sur investissement et pérenniser la recherche.
Nous vous proposons un point sur la brevetabilité dans ce domaine.

Tout d’abord, il faut savoir que la durée d’un brevet portant sur un médicament bénéficiant d’une AMM (Autorisation de mise sur le Marché) peut être étendue jusqu’ 25 ans par l’obtention d’un CCP (Certificat Complémentaire de Protection). Cette mesure permet de compenser le délai, souvent long, entre le dépôt de la demande de brevet et l’autorisation de mise sur le marché, obligatoire pour les médicaments.

Toujours en ce qui concerne les médicaments, le droit des brevets est assoupli en ce qui concerne la nouveauté. En effet, un produit déjà connu mais dont un effet thérapeutique est nouvellement identifié peut faire l’objet d’un brevet, c’est la première application thérapeutique. De même, il est apparu par la suite, qu’un produit déjà connu pour une première application thérapeutique pouvait avoir d’autres effets thérapeutiques intéressants. Ces autres applications sont également brevetables.
Il est donc possible de breveter un produit connu pour ses applications thérapeutiques ultérieures nouvelles.

Historiquement, les méthodes de diagnostic, chirurgicales, ou de traitement thérapeutique sont exclues de la brevetabilité. L’objectif de cette exclusion est d’assurer aux médecins une liberté de leurs actes pour soigner leurs patients.
Quelques exemples :
- Protocole pour opérer un patient et placer une prothèse Non brevetable
- Procédé d’imagerie par IRM du système vasculaire- pulmonaire ou cardiaque incluant une injection de Xenon129 dans le cœur Non brevetable
- Méthode chirurgicale de traitement esthétique non brevetable.
- Protocole d’endoscopie non brevetable.
- Dévitalisation d’une dent non brevetable.
- Mesure débit sanguin dans un shunt Non brevetable
- Protocole de traitement de vaccination Non brevetable

Cette exclusion s’entend de manière limitée aux seules méthodes et ne concerne pas les produits et dispositifs nécessaires pour les mettre en œuvre. Par exemple :
- Les outils du chirurgien et la prothèse Brevetable
- L’appareil d’IRM Brevetable
- Le shunt et le dispositif de mesure du débit sanguin Brevetable

De même les procédés de traitements, non chirurgicaux, n’ayant qu’une finalité esthétique et sans effet induit thérapeutique peuvent être brevetés. Par exemple :
- Protocole de réduction des signes de l’âge de la peau par application de crème cosmétique Brevetable

Allison BRIZIO-DELAPORTE
Les spécificités du droit des brevets à Taiwan
le 06 juillet 2013

Les spécificités du droit des brevets à Taiwan

Les informations ci-dessous concernent tout particulièrement les déposants potentiels de demandes de brevet, localisés en France ou en Europe et qui cherchent également une protection par brevet à Taiwan.

Taiwan ne fait pas partie du PCT
Taiwan n'est partie à aucun traité international relatif aux brevets tels que le PCT ou la Convention de Paris. Il est donc impossible de déposer des demandes au titre de ces traités. En revanche, on peut toujours dans un délai de priorité de 12 mois qui suit la date d’un premier dépôt français ou européen, déposer des demandes de brevets équivalentes à Taiwan.
Langue acceptée
Les demandes de brevet taïwanaises peuvent être déposées en cas d’urgence dans une langue autre que le chinois traditionnel, telle que le française et l’anglais. Toutefois, une traduction en chinois, en sinogrammes traditionnels, doit être fournie dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt d’une demande de brevet taïwanaise. La qualité de la traduction est fondamentale.
Procédure d'examen
L'Office TIPO (l’abrégé de « Taiwan Intellectual Property Office) n’effectue un examen substantif que sur demande déposée dans les trois ans à compter de la date de dépôt d’une demande de brevet.
De plus, par rapport à la procédure française ou européenne, le TIPO n’effectue pas de rapport de recherche distinct des lettres officielles.
Le TIPO a accentué ses efforts pour maintenir à un niveau acceptable des délais d’attente pour les déposants. Pendant la phase d’examen, une première lettre officielle est émise dans un délai entre 15 et 28 mois suivant la réception d’une demande par le TIPO, tandis que la durée moyenne de la procédure pour la délivrance d’un brevet est entre 18 et 36 mois ce qui est plutôt inférieur aux durées habituelles de l’Office Européen des Brevets.
Examen accéléré
Le TIPO n’effectue un examen accéléré que sur demande du déposant. Dès que le déposant reçoit un avis du TIPO l’informant que sa demande de brevet est prête pour l’examen de fond, il peut requérir l’accélération de la procédure. De plus, si la demande de brevet n’est pas encore publiée, une publication anticipée est exigée. La taxe de demande d’examen accéléré est réduite tout comme la taxe de publication anticipée.
Pendant un examen accéléré, une première lettre officielle est émise dans un délai de 4 mois alors qu’un résultat d’examen accéléré est émis dans un délai de 9 mois.
Programme PPH
Le programme pilote « Patent Prosecution Highway (PPH) » est en vigueur entre le TIPO et l'USPTO, ainsi qu’avec le JPO (l’Office Japonais des Brevets).

En conclusion, la protection par brevet à Taïwan doit s’envisager par la voie nationale et obéit à des particularités qu’il faut maitriser. Mais la procédure est dorénavant plus rapide et plus efficace.
En combinant l’examen accéléré effectué par le TIPO et la procédure PPH, la procédure de délivrance d’un brevet américain ou taïwanais peut être significativement accélérée et les coûts de procédure peuvent également être réduits pour un déposant européen.


Wei-Ru CHEN
 Pourquoi, quand et comment déposer sa marque en Chine ?
le 16 juin 2013

Pourquoi, quand et comment déposer sa marque en Chine ?

Depuis longtemps, les détenteurs de marques se posent la question de savoir s’il est opportun de déposer sa marque en Chine.
La Chine est un acteur économique incontournable, a adhéré aux grandes conventions internationales en matière de propriété industrielle et dispose d’une loi sur les marques ; actuellement, la loi applicable est une loi de 1982, révisée en 1993 et en 2001.

Dès lors qu’un produit ou service a vocation à être en relation avec la Chine (fabrication, distribution, exposition…) il est vivement recommandé d’effectuer un dépôt produisant effet dans ce pays et conférant ainsi à son titulaire les droits exclusifs d’utiliser sa marque et d’interdire à quiconque son exploitation.
Souvent les futurs déposants sont réticents à déposer des marques produisant effet en Chine car ils pensent qu’ils pourront difficilement engager une action judiciaire dans ce pays pour faire respecter leurs droits. C’est surement vrai pour beaucoup de déposants et dans de nombreux pays. Mais en Chine, la procédure d’opposition est possible (procédure administrative par laquelle on s’oppose à l’enregistrement d’une demande de marque seconde qui serait identique ou proche de la vôtre, pour des produits identiques ou similaires aux vôtres) et est largement utilisée par les titulaires de marques qui obtiennent très souvent satisfaction.
Le dépôt d’une marque en Chine doit être réalisé le plus tôt possible et avant toute diffusion dans ce pays de manière à éviter toute convoitise ; le dépôt doit notamment être effectué avant toute éventuelle participation à un quelconque salon professionnel sur le territoire asiatique, lieu privilégié de bien des contrefacteurs qui prennent ainsi connaissance des marques occidentales qui ont vocation à intégrer le marché asiatique.

Plusieurs procédures de dépôt sont possibles et notamment :
• Le dépôt d’une marque internationale désignant la Chine sur la base de votre marque nationale
Cette procédure est relativement peu onéreuse mais la marque déposée sera la même que celle déposée dans votre pays d’origine et sera donc très certainement en caractères latin. Une telle protection, bien que nécessaire, est souvent insuffisante.

• Le dépôt d’une marque nationale en Chine en caractères chinois
Il faut être très vigilant sur les caractères chinois retenus pour le dépôt et la tâche est ardue pour un occidental. On peut effectivement demander à son distributeur sur place de fournir une traduction chinoise de la marque mais il est vivement conseillé en parallèle de soumettre cette proposition à un tiers car plusieurs traductions sont possibles avec des significations finalement différentes. Notre Cabinet a la chance de compter un expert en propriété industrielle ayant le chinois comme langue maternelle pour surmonter ces difficultés pratiques.
Le mieux est d’obtenir plusieurs protections, une en caractère chinois et une en caractère latin. Il est même souvent conseillé, pour ce qui concerne le dépôt en caractère latin, d’effectuer plusieurs dépôts : un sous forme verbale et un sous forme de logo. En effet, les contrefacteurs peu scrupuleux cherchent parfois à ne reproduire que les éléments visuels et changent l’élément verbal.

En conclusion, l’obtention de marques en Chine est relativement simple à condition de bien maîtriser les règles et les pratiques car le droit des marques en Chine, tant dans sa procédure de dépôt que dans sa protection, contient de nombreuses spécificités par rapport à notre droit des marques - comme par exemple l’examen effectué par l’office qui comporte également un examen de disponibilité, le dépôt mono-classe, la déchéance pour non usage possible à partir de trois ans, la prise en compte de la langue chinoise et notamment de sa phonétique pour l’appréciation des conditions de validité d’une marque…. – mais sa protection s’avère essentielle dans bien des cas étant précisé, bien entendu, que la marque doit être déposée à votre nom et non pas à celui de votre distributeur sur place.
Quel est le prix de vente d’un brevet ?
le 06-Mai-2013

Quel est le prix de vente d’un brevet ?

La valeur financière d’un brevet dépend évidement très largement de paramètres liés au brevet lui-même, au secteur technologique, à la position du cédant et à celle du cessionnaire ainsi qu’à l’acte suscitant l’évaluation (vente, augmentation de capital, audit financier réalisé par un investisseur, transmission d’entreprise etc.).

Plusieurs méthodes d’évaluation sont habituellement utilisées afin de converger vers une évaluation pertinente et pour prendre en compte le contexte de l’évaluation.

Parmi les méthodes d’évaluation habituellement utilisées, les principales reposent sur :
- l’analyse des redevances futures ;
- l’analyse par comparaison avec des transactions antérieures ;
- l’analyse des coûts historiques.

Ces analyses prennent en compte de nombreux coefficients reflétant la valeur même du brevet (solidité du brevet face à des attaques en nullité, difficulté à contourner le brevet, territoires couverts, adéquation entre les territoires couverts et les territoires où la technologie est/sera stratégique, importance de la technologie brevetée dans le produit, capacité à détecter la contrefaçon, capacité à prouver la contrefaçon, risque économique si l’évaluation est basée sur des projections de rendement, durée de vie restante du brevet etc.).

Il faut également noter qu’une cession de brevet s’accompagne de plus en plus souvent d’autres engagements comme une communication de savoir-faire, ces engagements ayant souvent comme contrepartie une portion du montant de la transaction
Il serait donc très hasardeux de donner un prix moyen par brevet. Néanmoins, en pratique nous notons que le prix moyen d’un brevet s’établit souvent à quelques centaines de milliers d’euros.
Ce prix dépasse bien souvent le million d’euros dans des domaines où le produit repose en grande partie sur le brevet et/ou dans des domaines où les produits ont une forte valeur ajoutée.
Dans le cadre de transactions récentes impliquant plusieurs milliers de brevets, c’est également à un prix moyen de quelques centaines de milliers d’euros par famille de brevet que le prix s’est établi au final.

Très récemment par exemple, 1100 familles de brevets du portefeuille de Eastman Kodak Co. ont été cédées pour 525 millions de dollars, soit 477 000 dollars (395 000 €) par famille de brevet. Ces brevets portent sur l’acquisition, le traitement et le partage d’image numériques.

Il est toutefois intéressant de noter que le de cet exemple prix de cession est bien en deçà de l’estimation donnée par la société 284 Partners LLC. Cette estimation était en effet de $2.6 milliards de dollars, soit environ 5 fois plus que le prix effectif de la cession (2.4 millions de dollars par brevet). La situation très délicate de Eastman Kodak, en faillite, a certainement joué en sa défaveur est explique probablement en partie l’écart entre le montant de l’estimation et celui de la transaction.

D’autres transactions récentes ou évaluations d’importants portefeuilles de brevets laissent apparaître un prix moyen compris entre 400 et 800 k$ par famille de brevet (soit entre 300 et 600 k€).

La taille de ces portefeuilles, comprenant plusieurs milliers de brevets, empêche une évaluation portant sur chaque famille de brevet, la durée et le coût de l’évaluation étant alors prohibitifs.

L’évaluation se concentre alors souvent sur quelques familles considérées comme stratégiques, sur la dimension du portefeuille et sur un revenu de licence déjà établi.


Pour des portefeuilles de taille plus raisonnable ou pour une ou quelques familles de brevets, l’acquéreur aura un regard beaucoup plus attentif sur la valeur de chaque brevet. Quelques précautions devront alors être prises pour optimiser la valeur du portefeuille.

Notamment, il sera préférable de propose à l’acquéreur plusieurs pays couverts par le brevet, ou encore mieux, d’offrir à l’acquéreur la possibilité de se protéger dans les pays qu’il souhaite. Cela sera possible si le cédant a déposé une demande de brevet PCT, et que la cession intervient avant les 30 mois suivant le premier dépôt. En plus de laisser à l’acquéreur la liberté de déposer dans 146 pays, le dépôt d’une demande PCT permet au cédant de limiter les coûts de dépôt à l’étranger et de les faire supporter par l’acquéreur.

Par ailleurs, une précaution toute particulière devra être apportée à la rédaction des revendications afin d’optimiser la portée de la protection et la solidité du brevet.

En outre, puisque la capacité à prouver la matérialité de la contrefaçon repose en grande partie sur la rédaction des revendications, l’assistance d’un expert spécialisé sera également un élément important pour une meilleure valorisation.
Contrat de commande et titularité des droits : la plus grande attention est requise
le 08-Avr-2013

Contrat de commande et titularité des droits : la plus grande attention est requise


Notre approche économique et commerciale pourrait nous amener à penser que dès lors qu’un donneur d’ordre a commandé et payé une étude de faisabilité il est automatiquement propriétaire des droits qui en sont issus et dispose à cet effet du droit de déposer un brevet.

Ce n’est pourtant pas le cas et c’est ce que vient de rappeler très clairement un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 12 octobre 2012. En l’espèce une société a commandé et payé une étude de faisabilité de l’usinage dans des tubes centrifugés de reliefs en forme d’étoiles à une société tierce et a ensuite déposé une demande de brevet portant sur les résultats de cette étude alors même que le contrat de commande ne comportait aucune clause sur la titularité des droits.
La Cour, qui a constaté au préalable que seule la société qui a réalisé l’étude a fait preuve d’esprit inventif, a ordonné le transfert du brevet au profit de cette société.

La rémunération d’une étude par un donneur d’ordre n’est donc pas suffisante pour entrainer la cession automatique des droits à son profit.
Les juges font ainsi une application stricte de l’article L611.6 du Code de la Propriété intellectuelle selon lequel le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.
La cession doit être expressément prévue contractuellement pour éviter les difficultés ultérieures.

La sécurité juridique sous entend donc de prendre toute les précautions nécessaires dans la rédaction des contrats.
Nouvelle classification des brevets CPC
le 05 mars 2013

Nouvelle classification des brevets CPC


En gestation de depuis quelques années, la classification CPC (pour Cooperative Patent classification) vient d’apparaitre sur les interfaces des ingénieurs brevets amenés à faire des recherches sur les bases de données de publications de brevets. C’est une classification développée en commun par l’Office européen des brevets (OEB) et l’Office américain des brevets (USPTO).

Les classifications de brevets servent aux Offices de brevets à trier les demandes de brevets et les brevets selon leurs domaines techniques. Les classes sont définies précisément mais avec toutes les difficultés que l’on peut imaginer : quelle classe choisir pour une technique complexe ? Comment mettre à jour les classes suivant les évolutions techniques ? Comment mettre à jour les classements des brevets lorsque les classes changent ?

La CPC est une reconnaissance du savoir-faire européen en matière de classification puisque la CPC est basée sur la classification européenne ECLA. C’est aussi un signe d’harmonisation internationale qui facilitera le quotidien des professionnels des brevets et, du point de vue de l’OEB et de l’USPTO, une mutualisation des leurs efforts.

Rappelons que les publications de brevets sont des sources puissantes d’information sur l’état de la technique dans tous les secteurs techniques. Elles sont fort utiles en cours de développement de projets, par exemple :
- pour rechercher des solutions techniques libres de droits ou à licencier,
- pour évaluer la brevetabilité des innovations,
- pour détecter l’activité des concurrents et des risques de contrefaçon.

Reste à accéder à cette information efficacement, tenant compte des millions de documents brevets disponibles. Les professionnels disposent certes de moteurs de recherche plus efficaces que les outils web en accès libre et leurs connaissance permettent de saisir les meilleures stratégie de recherche et de s’orienter parmi des renseignements complexes (publications de demandes de brevet A1 ou A2 ou A3, publications de brevets B ou B2, familles de brevets, remises de traduction, état de maintien en vigueur…..). Mais les aléas de classement des brevets restent un point délicat pour lequel la CPC sera une véritable avancée.
La procédure de dépôt de marque en France :
le 19 février 2013

La procédure de dépôt de marque en France :


Déposer une demande d’enregistrement de marque en France auprès de l’INPI n’est pas sans conséquence et nécessite certaines précautions et réflexions préalables.

Il convient tout d’abord de vérifier que le nom ou le logo à déposer ne risque pas de porter atteinte aux droits antérieurs d’un tiers en conduisant des recherches préalables d’antériorités parmi les marques identiques et similaires, parmi les dénominations sociales identiques et parmi les noms de domaine identiques.

Une fois le projet de dépôt validé au vu des résultats de ces recherches, il convient de déterminer la meilleure stratégie de dépôt : marque verbale ou semi-figurative, en noir et blanc ou en couleurs, au nom de qui ou de quelle société ?

L’un des aspects majeurs du dossier de dépôt réside également dans la rédaction du libellé retenu, c’est-à-dire la liste des produits et services pour lesquels vous souhaitez revendiquer la protection de votre marque.
Là encore, il est essentiel de déterminer avec précision quels sont les produits et services à désigner, au regard de l’activité du déposant au jour du dépôt bien entendu mais également au regard du développement de son activité à court et moyen terme, au regard de l’activité des concurrents et au regard des risques potentiels révélés par les éventuelles recherches d’antériorités conduites en amont.

Ces étapes de réflexion sont indispensables pour bien déposer une marque et anticiper les éventuels obstacles à sa libre exploitation.
Les honoraires d’un Conseil en Propriété industrielle pour la prestation de dépôt de marque et la gestion de son échéance de renouvellement reviennent généralement, en moyenne sur 10 ans, autour de 30€ HT par an.

Le jeu en vaut donc la chandelle.
Statistiques brevets 2011 : L’Asie à la conquête du monde
le 23 janvier 2013

Statistiques brevets 2011 : L’Asie à la conquête du monde


L’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (l’OMPI) a communiqué ses statistiques sur l’année 2011. Ces statistiques portent principalement sur le système des demandes de brevets internationales (demandes PCT), système utilisé par les déposants de demandes de brevet pour protéger leurs technologies au-delà de leur pays d’origine.
Puisque ces demandes de brevet PCT reflètent de près la volonté des entreprises à protéger leurs technologies au-delà de leurs frontières d’origine et donc à conquérir des marchés à l’étranger, ces statistiques offrent un angle de vision révélateur et passionnant concernant les forces en présence et à venir sur l’échiquier mondial des technologies et plus généralement de l’économie.
Nous indiquons ci-dessous des faits qui nous ont paru particulièrement marquants.


Tendances Mondiales :

En dépit du ralentissement économique qui touche de nombreuses régions du monde, le nombre de dépôts de demandes PCT a fortement augmenté en 2011 (de plus de 10%) pour atteindre un niveau historique d’environ 180 000 demandes déposées. 2011 aura également été l’année du deux millionième PCT déposé depuis l’entrée en vigueur du système PCT en 1978.
Cette croissance du nombre de PCT est certes largement tirée par des économies en fort développement telle que la Chine mais elle l’est également par des pays aux économies plus stabilisées comme le Japon ou, dans une moindre mesure les Etats-Unis et l’Allemagne.
Le classement des pays d’où proviennent le plus de dépôts de demandes PCT est le suivant :
Etats-Unis avec 48,596 demandes PCT
Japon avec 38,888 demandes PCT
Allemagne avec 18,568 demandes PCT
Chine avec 16,406 demandes PCT
Corée avec 10,447 demandes PCT
France avec 7,664 demandes PCT
Royaume Uni avec 4,844 demandes PCT
Ainsi, les Etats Unis conservent une large avance en matière de dépôt de PCT. Avec environ 50 000 dépôts PCT en 2011, les Etats-Unis déposent autant que l’ensemble des pays du globe soustraction faite des 4 autres plus gros déposants (le Japon, l’Allemagne, la Corée et la Chine).
Cependant, cette suprématie des Etats-Unis tend à se réduire sérieusement. Elle est fortement contestée par plusieurs pays, tous asiatiques. En effet, alors que le japon déposait il y a 4 ans 50% de moins de demandes PCT que les Etats-Unis, cet écart a été ramené en 2011 à 20%. Quant à la Chine, elle déposait en 2007 dix fois moins de demandes PCT que les USA et n’en a déposé en 2011 que trois fois moins.
D’autres pays aux économies en forte croissance, voient leur nombre de dépôts augmenter avec un taux à deux chiffres. Tel est le cas du Brésil (+17.2%), de la Turquie (+12.7%), ou de l’Inde (+11.2%). L’on remarquera au passage que malgré cette croissance l’Inde se laisse fortement distancée sur le plan des dépôts PCT par sa rivale régionale la Chine avec un nombre de dépôts PCT 20 fois inférieur.
Si la Chine présente des performances fulgurantes en matière de dépôt de demandes PCT, en y regardant de près il nous semble important de noter que ces très bonnes performances ne sont pas réalisées par un grand nombre d’entreprises chinoises mais le sont par une poignée de poids lourds.

Plus précisément, si parmi les trois plus gros déposants de demandes PCT au monde, deux entreprises sont chinoises (ZTE Corporation et HUAWEI TECHNOLOGIES dans le domaine des télécommunications), plus aucune autre entreprise chinoise ne figure parmi les 50 plus gros déposants PCT. Par ailleurs, ZTE Corporation et HUAWEI TECHNOLOGIES, à elles seules, comptent pour presque 30% des dépôts PCT effectués par l’ensemble des entreprises chinoises. A titre de comparaison, les deux plus gros déposants français de PCT représentent à eux deux moins de 8% du nombre de PCT déposées par des entreprises françaises. Quant aux Etats-Unis, 13 de ses entreprises figurent parmi les 50 plus gros déposants.

De manière générale les entreprises asiatiques utilisent beaucoup plus massivement le système PCT. Alors qu’il y a cinq ans, l’Amérique du Nord était la première région en nombre de dépôts PCT, l’Asie supplante désormais nettement l’Europe et l’Amérique du Nord, ces trois zones représentant respectivement 38.8 %, 30.9% et 28.3% du nombre de dépôts PCT. Cette inversion de tendance est illustrée sur la figure jointe (source OMPI).
Autre fait marquant, c’est désormais aux Etats-Unis et non plus en Europe que sont déposées le plus d’entrées en phase nationales (il s’agit des dépôts effectués à l’expiration de la demande PCT, généralement 30 mois après le premier dépôt). Cette tendance reflète la volonté des entreprises non américaines de se protéger sur le territoire des Etats-Unis. Cette tendance est très probablement le fait des entreprises asiatiques, puisque d’une part, on l’a vu plus haut, elles déposent plus de PCT et puisque d’autre part elles privilégient souvent une protection sur le marché américain plutôt que sur le marché européen. Cet attrait du marché américain devant le marché européen ressort d’ailleurs régulièrement également des échanges que nous avons avec les partenaires de notre réseau asiatique.


Performances de la France :
Parmi les 50 plus gros déposants mondiaux de PCT, le premier déposant français est Thomson Licensing qui figure à la 46 ème place avec 303 demandes PCT déposées en 2011. Le deuxième déposant français est Alcatel Lucent qui figure à la 48 ème place avec 287 demandes PCT déposées en 2011.
Une note positive à remarquer pour la France : 2 des 3 plus gros déposants dans la catégorie « instituts de recherche » sont français. En effet, le CEA et le CNRS se classent respectivement 1er et 3ème avec 308 et 207 dépôts de demandes PCT. Cette bonne performance des instituts publiques de recherche n’est malheureusement pas reproduite dans la catégorie « universités » puisque aucune université ou école française ne figure parmi les 50 plus gros déposants mondiaux, cette catégorie étant trustée par les université américaines.
Les différences de performances de la France dans ces deux catégories (instituts de recherche d’une part et universités d’autre part) n’est peut être pas si étonnante que cela et s’explique en partie au moins par la structuration de la recherche publique : assez concentrée concernant les instituts et laboratoires publics (CEA, CNRS, INSERM) et très éclatée concernant la myriade d’universités et de laboratoires d’universités. A l’inverse la taille généralement très grosse des universités américaines génère un effet de volume et leur offre une forte visibilité mondiale.
Performances de l’Europe :
Alors que des pays européens voient leur nombre de dépôts PCT augmenter (avec une croissance généralement à un chiffre comme pour l’Allemagne, la France, la Suisse), d’autres pays européens disposent d'un nombre de dépôts en baisse. Pour ces derniers, il s’agit essentiellement de pays dont l’économie connaît de graves difficultés (Espagne – 2,7%) ou de pays dont le nombre de dépôt PCT dépend d’un nombre restreint d’entreprises. Tel est le cas des Pays-Bas, avec l’entreprise Philips qui a profondément modifiée sa stratégie de propriété intellectuelle (-20 % de dépôts PCT en 2011).
Le chiffre qui pour nous reste le plus marquant concernant la zone Europe ne provient pas du nombre de dépôts PCT mais du nombre de dépôts de demande européennes effectuées par les entreprises chinoises comparativement aux entreprises européennes.
En 2011, le nombre de demandes de brevets européen demandées par des entreprises chinoises a très largement dépassé celui des entreprises françaises (de plus 50%), des entreprises suisses (environ de 2 fois) et des entreprises anglaises (environ de 3 fois), seule l’Allemagne restant devant la Chine en nombre de dépôts de demandes européennes (environ de 2 fois).
Cela signifie que sur le territoire européen, c'est-à-dire sur le premier marché de la plupart des entreprises françaises, les entreprises chinoises seront en situation de domination technologique si la tendance ne s’inverse pas.

Ces statistiques de dépôts PCT et européens illustrent clairement des faits auxquels l’on se confronte dans la pratique régulière des brevets: des entreprises asiatiques, principalement chinoises, après avoir dans un premier temps consolidées leurs positions dans leur propres pays, ont désormais engagé une phase de protection de leurs technologies sur les marchés occidentaux pour mieux pénétrer ces marchés et s’y ancrer.
Naissance du brevet unitaire (enfin !)
le 08 janvier 2013

Naissance du brevet unitaire (enfin !)

Même les médias généralistes ont relaté la concrétisation de ce nouveau titre de propriété industrielle. Rappelons que le principe n’est en soi pas nouveau puisque le brevet communautaire était déjà défini à l’installation du brevet européen. Mais les difficultés des négociations européennes ont pour le moins retardé sa mise en place. L’objectif affiché du brevet unitaire (et non communautaire car l’Italie et l’Espagne n’y participe pas) est de rationaliser la procédure devant l’Office et de globaliser la gestion du contentieux. Le caractère compact et unitaire de ce brevet est un avantage indéniable.

Le brevet européen que nous connaissons a quant à lui d’autres spécificités, notamment par un plus vaste choix de territoires (dont Italie, Espagne et des territoires extra communautaires) et une plus grande flexibilité dans le choix des pays à protéger.

Cette offre nouvelle, qui devrait produire ses effets dès 2014, méritera de la part des déposants de brevets une attention nouvelle pour déterminer la voie procédurale la plus adaptée à leur stratégie.
Les multiples facettes des contrats de transfert de technologie
le 02 octobre 2012

Les multiples facettes des contrats de transfert de technologie


Si les contrats de licence de brevet contre royalties viennent assez rapidement à l’esprit pour ce type d’accords interentreprises, ils ne sont pas les seuls utilisables. Voici une petite revue des possibilités et quelques chiffres à l’encontre des idées reçues.

D’abord, même si les brevets représentent le moyen le plus répandu de protection de connaissances techniques, il ne faut pas négliger la valeur du savoir faire non breveté de l’entreprise. Des contrats de communication peuvent s’appuyer sur ce savoir faire. Et même en matière de brevets, l’éventail des possibilités contractuelles est large : licences contre redevances proportionnelles à l’exploitation ou contre redevances fixes, exclusives ou non, cession du brevet plutôt que licence. Des accords de plus en plus nombreux associent en outre licence de brevet et communication de savoir faire.

Quelques chiffres, basés sur les travaux de Thomas Varner (Economics Incorportated à San Francisco) sur des transferts de technologie nord américains, illustrent les typologies d’accords les plus répandues :
56% des accords sont mixtes (licence de brevets et savoir faire) et les licences strictes de brevet sont donc non majoritaires (33%) ; les cessions de brevet représenteraient 11% du total des accords étudiés.
50% des accords prévoient une contrepartie financière sous forme de royalties plus sommes forfaitaires ; 33% des donneurs de licence se satisfont de royalties seules.
Une très large majorité des accords avec royalties les base sur une proportion du chiffre d’affaires d’exploitation de la technique transférée, ce qui parait bien la solution la plus raisonnable en générale pour les parties.
Les quelques données ci-dessus prouvent que bien réussir son transfert de technologie passe par la maitrise des multiples possibilités offertes aux négociateurs et rédacteurs des accords concernés.

Jean-Pascal DECOBERT
LE POINT SUR LES CONDITIONS DE VALIDITE DES DESSINS OU MODELES EN FRANCE
le 17 septembre 2012

LE POINT SUR LES CONDITIONS DE VALIDITE DES DESSINS OU MODELES EN FRANCE


S’il est possible de protéger l’apparence d’un produit à titre de dessin ou modèle, encore faut-il que le dessin ou modèle en question remplisse la double condition cumulative de nouveauté et de caractère propre énoncée à l’article L511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

1) Nouveauté (article L 511-3 CPI)
« Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. »
Pour être valable, un dessin ou modèle doit donc bénéficier d’une nouveauté absolue. Cela suppose donc qu’aucun dessin ou modèle identique n’ait été divulgué. Si le Code énonce une exigence de divulgation au public, peu importent le lieu de divulgation, la date de divulgation et l’auteur de la divulgation.
En revanche, le Code prévoit des exceptions et notamment les divulgations faites sous condition de secret et l’auto divulgation faite par le créateur lui-même, lorsqu’elle a lieu dans les 12 mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée (cf. article L 511-6 CPI).
Il convient de rappeler que c’est à celui qui conteste la nouveauté d’un dessin ou modèle de rapporter la preuve de l’existence d’un dessin ou modèle antérieur.

2) Caractère propre (article L 511-4 CPI)
« Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. »
Pour apprécier le caractère propre d’un dessin ou modèle, il convient donc de déterminer qui est l’observateur averti, quelle est l’impression visuelle d’ensemble produite par les dessins ou modèles en cause et quel est le degré de liberté laissé au créateur, étant précisé que ce degré de liberté est destiné à pondérer l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par deux dessins ou modèles en fonction des contraintes techniques ou commerciales.

Ces notions ont été précisées par les juges à l’occasion de différentes décisions rendues tant au niveau national que communautaire.
A cet égard, la Cour Justice de l’Union Européenne a récemment défini la notion d’utilisateur averti comme une notion intermédiaire entre le consommateur moyen (applicable en matière de marques) et l’homme de l’art (expert). Il s’agit donc d’un utilisateur doté d’une vigilance particulière, « averti » en ce sens qu’il est doté d’un certain degré de connaissances (CJUE, 22/11/2011, arrêt PepsiCo).

Marie Clotilde SCHIES
Comment déposer sa marque, sous forme verbale ou sous forme de logo ?
le 27 août 2012

Comment déposer sa marque, sous forme verbale ou sous forme de logo ?


Parmi toutes les nombreuses questions que doit se poser un déposant préalablement à un dépôt de marque celle-ci est primordiale.
En effet, une marque encourt la déchéance si elle n’est pas exploitée dans un délai de 5 ans qui suit la publication de son enregistrement.
Cela signifie que la marque doit être exploitée tel que déposée.
Il est cependant difficile de savoir sous quelle identité visuelle votre marque sera exploitée dans 5 ou 10 ans, les données en matière de marketing et de communications auront changées. Très généralement l’élément verbal ne change pas mais le logo évolue de façon significative.
Les exemples dans ce sens sont très nombreux.
Il est alors préconisé, pour une meilleure sécurité juridique, d’effectuer deux dépôts distincts, un sous forme verbal et un sous forme de logo. Ainsi le dépôt sous forme verbal devra être renouvelé pour conserver l’antériorité de ce droit. En revanche, le dépôt sous forme de logo ne sera lui pas renouvelé s’il n’est plus exploité et un nouveau dépôt pourra être réalisé du logo modifié. Sa date de départ de protection sera donc postérieure à celle de votre dépôt sous forme verbale.
Cette stratégie n’est cependant pas suffisante pour vous garantir une protection efficace de vos droits. Des décisions, nombreuses aujourd’hui, considèrent en effet qu’en cas d’enregistrement multiples, l’usage de l’un des enregistrements ne vaut pas usage d’un autre enregistrement, même en présence d’un enregistrement sous forme verbal.
Pour ces raisons il est donc vivement conseillé d’utiliser, en parallèle au nouveau logo déposé, votre marque sous sa forme verbale.
Ségolène LUHERNE
Apple/ Samsung : une bataille gagnée par Apple aux USA, pas la guerre
le 16 juillet 2012

Apple/ Samsung : une bataille gagnée par Apple aux USA, pas la guerre

Il est rare qu’un procès aussi technique qu’une action en contrefaçon de brevets fasse la Une des médias. On comprend néanmoins que l’affaire Apple / Samsung soit une exception, de par les montants de dommages et intérêts en jeu mais aussi du fait des produits visés, qui sont grand public (même si les technologies sous-jacentes sont bien moins faciles à appréhender).

Ainsi donc le tribunal californien a jugé il y a quelques jours Samsung coupable de contrefaçon de brevets détenus par Apple. Plus d’un milliard de dollars a été alloué à la firme américaine à titre de dédommagement.

Comme souvent le spectaculaire du judiciaire américain pourrait faire croire à une situation nette et un litige réglé. Loin s’en faut pourtant…

D’une part on peut imaginer que Samsung interjettera appel de cette décision. Il faudra donc patienter encore un peu pour analyser définitivement la procédure américaine. Entre-temps, de nouvelles versions de téléphones et de tablettes auront envahi les rayons et parfois relégué les questions de contrefaçon à de l’histoire ancienne à solder. D’autre part, la décision rendue contre Samsung outre-Atlantique n’est pas généralisable au monde entier. Par exemple, le tribunal sud coréen avait, quelques jours avant la décision américaine, renvoyé sensiblement dos-à-dos les deux protagonistes.

Il y a cependant déjà des enseignements à tirer pour les utilisateurs des systèmes de brevets qui opèrent à une échelle plus modeste que la première capitalisation boursière de Wall Street :

- les brevets d’Apple ont permis à la firme à la pomme de freiner les ambitions de son principal concurrent en faisant peser sur le coréen un risque commercial et financier. Il faut rappeler que l’action en contrefaçon de brevet offre dans la majeure partie des législations la possibilité de requérir une interdiction provisoire de poursuite d’exploitation des produits allégués de contrefaçon. Apple a usé de cette faculté contre Samsung ;
- Samsung a pu réduire son exposition au risque de contrefaçon par l’existence de son propre portefeuille de brevets : les litiges opposants ces deux multinationales ont aussi mis en jeu des brevets de Samsung. Les brevets sont donc aussi l’arme principale de la contre-attaque.

Finalement, la décision américaine reflète une sanction forte contre des agissements de Samsung à une période où le coréen se devait de rattraper son retard sur Apple. L’avenir du contentieux est bien moins certain car les produits évoluent rapidement et amènent les industriels à renouveler leur R&D et leurs brevets. Samsung pourrait donc peut être prendre l’avantage, d’autant que sa position sur les Smartphones n’est plus celle d’un suiveur mais d’un leader. Apple bientôt obligé de s’inspirer des innovations de Samsung ?
Brevet de l'Union Européenne
le 04 juillet 2012

Brevet de l'Union Européenne


Accord sur la juridiction centrale compétente pour les litiges de brevets en Europe

Malgré le succès du brevet européen, l’Europe, depuis plus de trente ans, ne parvenait pas à fixer un cadre juridictionnel unique pour les contentieux de brevets en Europe, cadre nécessaire à la mise en place d’un véritable système unifié au plan communautaire.

La question vient d’être résolue par l’Union Européenne. Les Etats se sont entendus pour :
- fixer à Paris le siège et le bureau du président de cette juridiction
- répartir, selon le domaine technique, les litiges entre Paris, Munich et Londres. La branche française se chargera d’environ un tiers du contentieux.

On peut regretter que la juridiction européenne des brevets soit ainsi fragmentée en 3 ressorts mais il est satisfaisant qu’un verrou important à l’amélioration du système juridictionnel communautaire ait sauté.
Licensing: Intervention du Cabinet Hautier au Club Action Brevets
le 14 juin 2012

Licensing: Intervention du Cabinet Hautier au Club Action Brevets


Licensing au Club Action Brevets – 28 juin 2012

La concession de licence est un mode important de valorisation des droits de propriété intellectuelle.

Ségolène Luherne et Jean-Pascal Decobert exposeront comment négocier au mieux cette phase de partenariats lors du Club action Brevets à 17h30 au Skema Business School – 60, rue Dostoïevski – Sophia Antipolis

L’inscription est nécessaire mais gratuite :

http://www.cote-azur-ecobiz.fr/ccinca/innovagenda.nsf/EXMHP?ReadForm


Vous êtes les bienvenus !
le 01 juin 2012

Brevet Unitaire de l’Union Européenne : des résistances contre Paris


L’Europe n’a jamais été aussi proche de se doter d’un brevet unitaire dont la validité serait identique dans tous les pays de l’Union. Quelques détails de taille empêchent cependant son application.

Les ministres étaient appelés à se prononcer, lors du Conseil compétitivité du 30 mai, sur le projet de création d’une juridiction unifiée, compétente pour statuer à l’échelle européenne sur les litiges en matière de brevets.

Le Président de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle nous indique que « les négociations ont à nouveau achoppé sur le choix du siège de la division centrale de cette juridiction, l’Allemagne et le Royaume-Uni réitérant leur opposition au compromis de la présidence polonaise de décembre 2011, soutenu par 23 Etats membres, qui prévoit que le siège soit attribué à la ville de Paris.

Selon les indications données par la présidence danoise, les chefs d’Etat ou de gouvernement devraient être saisis de cette question lors du Conseil européen des 28-29 juin. »

Le choix de Paris, qui serait parfaitement en adéquation avec les intérêts de l’Union, renforcerait probablement le poids de la France en matière de propriété intellectuelle. Ce rééquilibrage serait le bienvenu pour accroître la visibilité et l’attractivité des cabinets Français par rapport aux cabinets Anglais et Allemands qui bénéficient respectivement de leurs liens privilégiés avec les entreprises américaines et de la localisation à Munich de l’Office Européen des Brevets.
LA BREVETABILITE DES CELLULES SOUCHES PAR LA CJUE
le 25 mai 2012

LA BREVETABILITE DES CELLULES SOUCHES PAR LA CJUE


En 2009, la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) a été saisie par le Bundesgerichtshof (BGH) d’une question préjudicielle concernant un brevet portant sur une méthode de fabrication de cellules neuronales à partir de cellules souches embryonnaires.

L’affaire opposait Greenpeace au docteur Oliver Brüstle titulaire d’un brevet depuis 1997 portant sur des cellules précurseurs neurales, isolées et purifiées, qui sont produites à partir de cellules souches embryonnaires humaines utilisées pour traiter les maladies neurologiques. Des applications cliniques de ces cellules existent déjà, notamment sur des patients atteints de la maladie de Parkinson.
Le Bundespatentgericht (BPG) avait décidé que le brevet allait à l'encontre de l'ordre public et des bonnes mœurs dans la mesure où la mise en œuvre du procédé impliquait la destruction d'embryons humains, en l'occurrence des blastomères. La base légale applicable est l'Art 6c) de la directive 98/44/CE qui interdit de breveter les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
La décision de la CJUE fin 2011 donne une interprétation juridique de l’article 6c) de la directive 98/44/CE, et notamment répond aux questions suivantes :

a- Qu'est-ce qu'un "embryon humain" ? Ce terme englobe-t-il les blastomères ?
La CJUE distingue le stade pré-blastocyte et le stade blastocyste au cours du développement embryonnaire.
Tout d’abord, la notion d’"embryon humain" doit être comprise largement selon la Cour pour qui c’est la dignité humaine qui est en question. Dans ce sens, la Cour estime que «tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un "embryon humain" (…) dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain».
«L’ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté, et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse» même si ces organismes ne sont pas l’objet d’une fécondation en tant que telle doivent également être qualifiés d’"embryons humains".
La CJUE ne poursuit pas son interprétation sur le stade blastocyte et estime qu’il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si une cellule souche obtenue à partir d’un embryon humain au stade de blastocyste est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain et relève, par conséquent, de la notion d’"embryon humain".
La CJUE ne donne ainsi aucune indication pour répondre à la question de savoir si une cellule souche embryonnaire isolée du stade blastocyte est susceptible de tomber sous le coup de la notion d’embryon humain, exclu de la brevetabilité.

b- Que doit-on entendre par "utilisation industrielle ou commerciale d'embryons" ?
Selon la Cour, l’utilisation d’embryons humains à des fins de recherche scientifique qui ferait l’objet d’une demande de brevet ne saurait être distinguée d’une exploitation industrielle et commerciale et, ainsi, échapper à l’exclusion de la brevetabilité. L’exclusion de la brevetabilité porte donc à la fois sur l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, mais également à des fins de recherche scientifique.

Seule l’utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l’embryon humain et utile à celui-ci peut faire l’objet d’un brevet, par exemple pour corriger une malformation et améliorer ses chances de vie.

La Cour ajoute qu’une invention est exclue de la brevetabilité lorsque l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celle-ci intervient et même la description de ce procédé ne fait pas de référence explicite à l’utilisation d’embryons humains.
La CJUE confirme ainsi la position prise par la Grande Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets dans sa décision G2/06 (décision du 25 novembre 2008).

Allison Delaporte
European Patent Attorney
Noms de domaine accentués: à vos agendas !
le 10 mai 2012

Noms de domaine accentués: à vos agendas !


A vos agendas : ouverture des noms de domaine accentués sous l’extension .FR depuis le 3 mai 2012


Grande avancée en matière de noms de domaine : il est désormais possible de réserver des noms de domaine accentués.

Les 30 nouveaux caractères disponibles sont les suivants :

ß à á â ã ä å æ ç è
é ê ë ì í î ï ñ ò ó
ô õ ö ù ú û ü ý ÿ œ

L’AFNIC a opté pour une ouverture en plusieurs étapes destinée à offrir aux titulaires de noms de domaine gérés sous les extensions qu’elle opère, la possibilité de préempter les versions internationalisées de leurs noms de domaine.

Ainsi, du 3 mai au 3 juillet 2012 aura lieu la période dite « d’enregistrement prioritaire » permettant aux titulaires de .FR, .YT, .PM, .WF, .TF et .RE de déposer les variantes de leurs noms de domaine, c’est-à-dire les équivalents en version accentuée.

Le titulaire du nom de domaine

L’ouverture à tous aura lieu le 3 juillet 2012 et la règle du « premier arrivé, premier servi » s’appliquera alors.

Cette période prioritaire est notamment destinée à protéger les titulaires de droits antérieurs contre les cas de cybersquatting et doit donc s’inscrire dans la politique globale de réservation de vos noms de domaine.

Marie-Clotilde Schies
Conseil en Propriété Industrielle
FELICITATIONS À MARIE-CLOTHILDE SCHIES POUR SA REUSSITE À l’EQF MENTION « MARQUES ET MODELES »
le 26 avril 2012

FELICITATIONS À MARIE-CLOTHILDE SCHIES POUR SA REUSSITE À l’EQF MENTION « MARQUES ET MODELES »


Le Cabinet HAUTIER compte désormais un troisième Conseil en Propriété Industrielle mention « Marques et Modèles ».

La réussite à l’examen de qualification atteste d’une expérience certaine et d’un niveau d’expertise juridique particulièrement élevé en propriété intellectuelle. Il permet une représentation devant l’Office français des marques (INPI) et devant l’Office communautaire des marques (l’OHMI).

Marie-Clothilde SCHIES a rejoint le Cabinet il y a deux ans après avoir une expérience dans un Cabinet d’avocat spécialisé en Propriété Intellectuelle basé à Paris.

Marie-Colthilde SCHIES a une parfaite maîtrise des marques, modèles, noms de domaine, droit d’auteur et des contrats afférents à la propriété intellectuelle en général.


Le Cabinet HAUTIER renforce ainsi son équipe de Conseils et Mandataires, composée de trois Conseils en Propriété Industrielle mention « Marques et Modèles » qui sont également Mandataires agrées devant l’OHMI, de deux Conseils en Propriété Industrielle option « Brevets » et de trois Mandataires agrées auprès de l’Office Européen des Brevets, formant ainsi une offre de service inégalée en PACA.
 NOUVELLE LOI AMERICAINE SUR LES BREVETS : exception de « prior use »
le 05 avril 2012

 NOUVELLE LOI AMERICAINE SUR LES BREVETS : exception de « prior use »



Conséquences sur l’exception de « prior use » en défense dans des actions en contrefaçon

Nos lecteurs ont déjà été informés des nouvelles dispositions qui entrent progressivement en vigueur aux Etats-Unis et qui vont, à n’en pas douter, profondément modifier la pratique américaine dans le domaine des brevets.
Un aspect majeur de la réforme aussi appelée « America invents Act » réside dans l’abandon du droit au brevet attribué au premier inventeur (dit first to invent), au profit d’un mécanisme de droit au premier inventeur déposant (first inventor to file). Alors que la règle (qui connaissait malgré tout des exceptions) était jusqu’alors que la date la plus ancienne de réalisation de l’invention détermine lequel parmi une pluralité d’inventeurs avait droit au brevet sur une invention, c’est dorénavant la date de dépôt de la demande de brevet qui s’avère décisive pour trancher d’éventuelles collisions.
 
Ce changement va sensiblement rapprocher la loi américaine des législations en vigueur dans le reste du monde et sans doute simplifier les contentieux portant sur le droit au brevet. Mais il n’est pas sans conséquence sur la préservation, pour les compétiteurs du breveté, des atouts concurrentiels liés au savoir faire qu’ils ont pu acquérir précédemment au dépôt du brevet.
 
Prenons le cas d’une société S qui a développé un savoir-faire important pour la fabrication de l’un de ses produits et dispose d’un procédé de fabrication précis fort efficace. Considérons que la société S ait pris bien soin de préserver le secret de ses connaissances. Et imaginons qu’un tiers, la société B, réalise, de bonne foi, la même invention de ce procédé de fabrication et se décide immédiatement à la breveter. La société B ne se verra pas opposer les connaissances de la société S, connaissances qui n’avaient jamais été rendues publiques. Il serait donc a priori possible que notre société S devienne contrefactrice du brevet de la société B.

L’exception de « prior use » a pour visée de pallier de telles iniquités potentielles. Son principe trouve aussi son application dans d’autres législations et est souvent nommé « possession personnelle antérieure » en France en application de l’article L613-7 du code de la propriété intellectuelle. En comparaison, le droit américain pose des conditions parfois semblables, et parfois plus particulières. Ainsi, selon l’American Invents Act, une personne qui, de bonne foi, aura, plus d’un an avant le dépôt de la demande de brevet du concurrent (ou la date de première divulgation par le concurrent), opérer un usage à titre commercial de l’invention objet du brevet, ne sera pas inquiétée dans une action en contrefaçon. Les règles d’application précises de ce principe se trouvent dans la section 5 de la nouvelle loi. Elles sont finalement très semblables à celles que présentaient déjà l’ancienne loi mais qui n’étaient applicables qu’au domaine des méthodes d’affaires (cette disposition avait été introduite en 1999 pour contrebalancer la large admission de la brevetabilité des business methods résultant de la décision State Street Bank).

Les praticiens experts dans ce secteur savent bien la difficulté de définir les frontières de ce domaine et la nouvelle loi supprime au moins cette difficulté puisque tous les secteurs d’activités sont à présent concernés.

De prime bord arme défensive efficace, le prior use s’avère à notre sens une exception bien peu puissante.
On notera les conditions d’applicabilité données plus haut. Il faut y ajouter notamment l’obligation de démontrer le prior use sur le sol américain (pas question donc de justifier de connaissances secrètes utilisées en Europe), du domaine restreint concerné par des usages commerciaux secrets, ou encore le caractère personnel du prior use (il ne peut être transférer en tant que tel, sans le fonds de commerce).



A notre connaissance, aucune action en contrefaçon aux USA n’a prospéré sur ce moyen de défense par le passé en ce qui concerne des méthodes d’affaires. La défense liée au prior use n’est donc qu’une –petite- exception qui confirme la règle : le brevet procure dans la plupart des cas l’avantage décisif.
le 05 mars 2012

LA PROTECTION DES SLOGANS: Décision de la Cour d’appel de Paris du 30 novembre 2011


Décision de la Cour d’appel de Paris du 30 novembre 2011 en matière de Slogan


Pour être acceptée à l’enregistrement, une marque doit être distinctive. Ce motif absolu d’enregistrement a pour objectif de permettre au consommateur de distinguer un produit ou un service, sans confusion possible, de ceux qui ont une autre provenance.

L’enregistrement des marques constituées de slogans est évidemment soumis à cette condition de distinctivité et de nombreuses décisions sont rendues chaque année en la matière.


Le principe posé par l’arrêt du TPICE du 3 juillet 2003 (aff. T-122/01, Best Buy Concepts c/ OHMI) est qu’un slogan doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif s’il n’est susceptible d’être perçu par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque sera acceptée à l’enregistrement si elle peut aussi être perçue comme une indication d’origine commerciale des produits et services désignés.

La Cour d’appel de Paris vient de rendre un arrêt intéressant sur la question de l’enregistrement des slogans à titre de marques. Il s’agit de l’arrêt de la 1ère ch. du 30 novembre 2011, HPP SARL et WIS (venant aux droits de HPP) c/ ZARA France SARL et INDITEX (Espagne).

Bref rappel des faits
La société HPP est titulaire de la marque communautaire I LOVE MY T’s n° 006082846 déposée le 29/06/2007 en classe 25 pour désigner notamment des vêtements. En mai 2008, elle découvre que l’enseigne ZARA commercialise des tee-shirts revêtus du signe « I Y MY Basic Tee » et estime qu’il s’agit d’une imitation de sa marque. Elle assigne donc la société ZARA France et son fournisseur, la société INDITEX, en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

Argument des parties
Afin de contester la contrefaçon de marque, les sociétés incriminées soulèvent la nullité, pour défaut de caractère distinctif, de la marque communautaire verbale I LOVE MY T’s.


Décision de la Cour d’appel et observations
Pour apprécier la validité du signe I LOVE MY T’s, les juges du fond rappellent le principe selon lequel l’enregistrement de slogans publicitaires ou expressions laudatives incitant à acheter les produits ou les services visés par une marque n’est pas interdit « si de tels signes sont d’emblée perçus comme des indicateurs de l’origine commerciale des produits ou services visés ». Autrement dit, si ces slogans présentent bien un caractère distinctif, ils peuvent être valablement enregistrés.

En l’espèce, la Cour estime que le consommateur français de vêtements normalement informé et raisonnablement avisé comprendra immédiatement la signification de l’expression « I LOVE MY T’s » (le signe T’s étant couramment utilisé comme abréviation du mot tee-shirt) qu’il traduira aisément par l’expression « J’aime mon tee-shirt ».
Selon la Cour toujours, le consommateur final percevra d’emblée l’expression I LOVE MY T’s comme destinée à susciter en lui un sentiment d’affection à l’égard des produits désignés et par la même à l’inciter à acheter ces produits.
La marque I LOVE MY T’s sera donc appréhendée comme une formule purement laudative à visée promotionnelle et non comme un indicateur de l’origine commerciale des produits.

Dès lors, la Cour d’appel de Paris estime que la marque I LOVE MY T’s est dépourvue de caractère distinctif puis qu’elle ne permet pas l’identification de l’origine commerciale des produits qu’elle désigne. La marque I LOVE MY T’s est donc annulée par application des dispositions de l’article 51 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993.


Cette décision s’inscrit donc dans la tendance jurisprudentielle qui consiste à bien distinguer la fonction laudative d’un slogan de son caractère distinctif. Si l’enregistrement d’un slogan à titre de marque est possible, encore faut-il que ce slogan soit d’emblée perçu par le consommateur comme un indicateur de l’origine des produits ou services désignés et non pas uniquement comme une formule promotionnelle. Il faut donc vérifier, au moment du dépôt d’une marque constituée d’un slogan, si le signe en question présente bien un caractère distinctif suffisant et s’il exerce une fonction indicatrice de l’origine commerciale des produits et services désignés.
CREATION ET CESSION DES DROITS D’AUTEUR A L’ENTREPRISE
le 05 février 2012

CREATION ET CESSION DES DROITS D’AUTEUR A L’ENTREPRISE


Seules les créations répondant au critère d’originalité peuvent bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Ces créations peuvent être très nombreuses et de nature très diverses : logo, site web, packaging, affiche publicitaire…

L’article L11-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (…). L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur de l’œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance ».

Le droit d’auteur sur une œuvre appartient donc à celui qui l’a créée.

En pratique cela peut engendrer de nombreux problèmes pour une entreprise qui va exploiter commercialement l’ œuvre, et ce, que l’ œuvre ait été créée par une personne extérieure à l’entreprise, ou par une personne en interne donc un salarié.


- Création par une personne extérieure à l’entreprise

La conclusion d’un contrat de cession des droits est bien entendu nécessaire.

En raison de l’interprétation stricte des contrats en matière de cession de droit d’auteur il faut cependant veiller à ce que le contrat prévoie très clairement le contenu de la cession.

Ainsi par exemple les juges ont considéré qu’un contrat portant sur la cession des droits de reproduction d’une œuvre sur des étuis et emballages (en l’espèce la création du décor de l’étui du parfum « Loulou » de Cacharel exploité par L’Oréal) n’emporte pas la cession du droit de déposer ce dessin en tant que marque dès lors que le contrat ne le précise pas expressément (Cass.com, 16 février 2010, Sté L’Oréal c/ Reddon).

Les clauses d’un contrat de cession doivent donc être rédigées avec beaucoup de minutie et prudence.


- Création par un salarié de l’entreprise

Même si certains tribunaux ont une application libérale de l’article L111-1, et considèrent que le seul contrat de travail emporte cession au profit de l’employeur des droits sur l’œuvre créée par un salarié, cette position reste isolée et ne constitue pas la règle.

En principe l’existence d’un contrat de travail n’emporte pas la cession automatique des droits du créateur personne physique à son employé et n’offre donc pas la possibilité pour l’employeur d’exploiter librement lesdites créations.

L’insertion d’une clause de cession dans le contrat de travail est il alors suffisant ?

L’article L131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle interdit la cession globale des œuvres futures, par conséquent si des cessions ne sont pas réalisées au fur et à mesure des créations la clause de cession figurant dans le contrat de travail peut être considérée comme nulle.

La rigueur impose donc de prévoir également des contrats de cession au fur et à mesure des créations, lesquels contrats devant bien entendu respecter les règles en matière de cession de droit d’auteur.

Certes il arrive fréquemment, dans le cadre d’une entreprise, que l’on soit en présence d’une œuvre collective ; dans ce cas l’employeur est investi à titre originaire des droits d’auteur sans qu’il y ait besoin d’un contrat de cession.

Enfin, en matière de création de logiciels, la loi a prévu un régime dérogatoire au droit commun par lequel, dès que certaines conditions sont réunies, les droits patrimoniaux sont automatiquement dévolus à l’employeur.


D’une manière générale la question de la cession des droits d’auteur se pose lorsque la situation contractuelle se dégrade ; par précaution il est donc vivement conseillé d’encadrer précisément la cession des droits.
Intervention de Jean-Pascal DECOBERT pour le pôle CAPENERGIE
le 12 Janvier 2012

Intervention de Jean-Pascal DECOBERT pour le pôle CAPENERGIE


Intervention de Jean-Pascal DECOBERT sur le management de la propriété industrielle dans l’entreprise, pour le pôle CAPENERGIE


Les entreprises, en particulier les PME et les TPE, n’ont pas toujours une stratégie de protection de leur propriété intellectuelle appuyée par une organisation interne rationnelle. Pourtant, mettre en place des méthodes de gestion des créations mais aussi des créateurs ou encore du secret est fondamental pour bâtir une solide protection.

Jean-Pascal Decobert développera des méthodologies pour y parvenir auprès de participants à ce pôle de compétitivité le 14 février 2012.
BREVETABILITE DES LOGICIELS : INTERVENTION DE NICOLAS HAUTIER AU CICA
le 29 Novembre 2011

BREVETABILITE DES LOGICIELS : INTERVENTION DE NICOLAS HAUTIER AU CICA


Dans le cadre de son partenariat avec l’INPI, l’incubateur Télécom Paris Tech organise une conférence sur la brevetabilité des logiciels. A cette occasion, l’incubateur a invité Nicolas HAUTIER à faire partager son expérience en matière de protection des logiciels et plus généralement des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Cette intervention est prévue au CICA (Centre International de Communication Avancée) à Sophia Antipolis le 7 décembre à 9h.

Martine Clémente, responsable régionale de l’INPI, interviendra également sur la brevetabilité et sur les procédures françaises et européennes.

Nicolas Hautier, présentera ensuite les critères à prendre en compte pour identifier si une invention mise en œuvre par ordinateur est brevetable ou non. Il précisera également les différences qui existent en matière de protection des logiciels entre les système européen et américain. Enfin il exposera les bonnes pratiques permettant d’améliorer les chances de brevetabilité dans ce domaine très particulier des inventions mises en œuvre par ordinateur.


La participation à cette manifestation est gratuite. De plus amples renseignements peuvent être obtenus en s’adressant à l’incubateur Telecom ParisTech en contactant Mme Garence, animatrice de l’incubateur (caroline.garence@telecom-paristech.fr ).
AMERICA INVENTS ACT
le 5 octobre 2011

AMERICA INVENTS ACT


Profonde Evolution de la Loi Américaine sur les Brevets

Le Sénat américain vient d’adopter une importante réforme de la loi américaine des brevets. Le texte de loi voté vient d’être signé par le Président Obama.
De nombreuses évolutions ressortent de cette réforme et certaines sont majeures.
On notera particulièrement l’abandon du principe du droit au « first to invent » au bénéfice du système, bien connu des européens, du droit au « first to file ». L’importance de la qualité d’inventeur subsiste malgré la réforme mais le droit au brevet reviendra au premier inventeur ayant déposé. Les notions de nouveauté (article 102) et de non évidence (article 103) s’en trouvent totalement remaniées. La définition de l’état de la technique opposable apparaît nettement plus proche de celle appliquée en Europe. La compréhension de l’ancien article 102 était en effet pour le moins ardue.

Parmi les autres changements notables, on citera :
- les changements de procédures de délivrance (augmentation des taxes, création d’une procédure auprès de l’Office Américain du type opposition après la délivrance et qui sera sans doute plus accessible que la procédure judiciaire,
- l’introduction d’une exception de possession personnelle antérieure,
- la préservation, pour l’inventeur, de la faculté de divulguer son invention avant le dépôt, par un délai de grâce de 12 mois.
Attention, certaines dispositions sont applicables de suite, d’autres dans 12 mois, d’autres encore dans 18 mois.
Il est bien trop tôt pour évaluer l’impact qu’auront ces mesures sur la compétitivité et l’innovation outre atlantique dont l’amélioration est le but visé par la réforme.
Nul doute en tout cas que cette loi crée une convergence avec des dispositions en vigueur en Europe. Néanmoins les deux législations préservent leurs particularités qui peuvent être autant de pièges pour le déposant de brevets. Par exemple, la notion de délai de grâce de 12 mois pour divulgation par l’inventeur avant le dépôt n’existe pas en Europe et une telle divulgation ruinerait la brevetabilité sur notre territoire. A l’inverse, l’état de la technique opposable au titre de l’activité inventive est moins étendu en Europe qu’aux USA. Enfin, la loi américaine traite différemment une antériorité brevet selon qu’elle émane du même inventeur ou non, du même titulaire ou non, avec des conditions précises d’application.

Un déposant français, sans maîtriser ces différences de dispositions légales, pourrait dans certaines situations penser à tort que la brevetabilité de son invention n’est pas possible aux USA parce qu’elle ne l’est pas en Europe. La situation inverse peut aussi se rencontrer.

Les déposants de brevets doivent donc rester vigilants sur l’hétérogénéité des lois de brevets, la loi américaine, même réformée restant l’une des plus spécifiques.
le 30 septembre 2011

Intervention de Jean-Pascal DECOBERT pour ECOBIZ sur le thème du savoir-faire




Le 4 ème forum ECOBIZ aura lieu les 20 et 21 Octobre prochains à la CCI de Nice.

La CCI a invité Jean-Pascal DECOBERT à faire partager son expérience en matière de protection et de valorisation du savoir-faire, le vendredi 21 de 11h à 12h30.

Jean-Pascal DECOBERT indiquera les bonnes pratiques et les pièges à éviter dans ce domaine.

La participation au forum ECOBIZ est gratuite. De plus amples renseignements peuvent être obtenus à l’adresse suivante : www.forum-ecobiz.fr
APPLE VS SAMSUNG : UNE GUERRE GLOBALE
le 22 septembre 2011

APPLE VS SAMSUNG : UNE GUERRE GLOBALE


Ces deux géants de l’industrie IT se livrent depuis plusieurs mois une guerre sans merci sur le terrain de la Propriété Intellectuelle. Cette guerre peut aisément être qualifiée de globale puisque les batailles sont livrées sur presque tous les continents, puisque de nombreux produits sont impliqués (plusieurs smartphones et tablettes) et puisque les deux camps ont recours à des armes juridiques variées (droit des brevets, droit d’auteur, mesures d’interdiction provisoire, etc..).

Revenons aux faits. Avant d’entrer ouvertement en conflit, APPLE et SAMSUNG évitaient les contentieux probablement car ils partageaient des intérêts communs. La firme américaine fait en effet partie des principaux clients du groupe coréen pour l’achat de composants électroniques. La commercialisation par SAMSUNG de produits directement concurrents de ceux d’APPLE (Smartphone SAMSUNG GALAXY Tab) a mis un terme à cette entente de raison.

APPLE a ainsi assigné SAMSUNG pour contrefaçon de droits d’auteur portant sur le design de ses tablettes. APPLE a obtenu du Tribunal de Düsseldorf une interdiction provisoire pour l’ensemble du territoire allemand. Le choix de cette juridiction pour lancer cette action n’est certainement pas un hasard. En effet, la législation allemande et ce tribunal sont particulièrement favorables à l’obtention de mesures puissantes et rapides pour bloquer des produits prétendument contrefaitsants.

Le coréen, inévitablement très perturbé par cette lourde sanction au moment où il fait des efforts pour pénétrer le marché des tablettes graphiques, s’est opposé à cette décision d’interdiction provisoire. Cette décision a néanmoins été confirmée en cause d’Appel. Selon notre expérience, faute d’apporter des arguments particulièrement convaincants, il est habituellement difficile d’obtenir l’annulation de mesures d’interdiction provisoire prononcées par ce tribunal allemand.

APPLE n’en est pas resté là et a assigné son rival coréen en Australie en août dernier pour contrefaçon de brevet. Un accord aurait été trouvé entre les parties, par lequel SAMSUNG s’engagerait à ne pas commercialiser les GALAXY Tab 10.1 sur ce territoire.

SAMSUNG n’a pas tardé à réagir et a assigné à son tour la firme de Cupertino en Australie pour contrefaçon de droit d’auteur.

Le groupe coréen a également contre-attaqué en France et en Allemagne sur le terrain de la contrefaçon de brevets portant sur des technologies de communication sans fil pour porter un coup aux iPhones et iPads de son concurrent.

Dans les prochaines semaines, SAMSUNG devrait également assigner le leader américain en Corée. Ces récentes assignations de SAMSUNG visent bien sûr à répondre aux attaques d’Apple. La sortie annoncée pour mi-octobre aux Etats-Unis du nouvel iPhone d’APPLE (iPhone 5) n’est certainement pas non plus étrangère à ces récentes offensives portées par SAMSUNG.

Ces différentes batailles juridiques, s’il est relativement peu probable qu’elles donnent lieu à une décision au fond, feront plus vraisemblablement l’objet de transactions entre les parties.

A travers ces conflits, même sans décision au fond, chacune des parties aura néanmoins réussi à perturber significativement son concurrent et ceci à plusieurs niveaux :
- perturbations en termes d’image : un litige même sans décision de justice tend inévitablement à ternir l’image du défendeur en le cantonnant à un rôle de copieur sur le plan esthétique (assignation sur le terrain du droit d’auteur ou du droit des modèles portant sur le design d’un produit), ou en le cantonnant à un rôle de société technologiquement en retard (assignation sur le terrain des brevets).
- perturbations de la distribution : les mesures d’interdiction provisoire comme celles prononcées à l’encontre de SAMSUNG par le Tribunal de Düsseldorf ne préjugent en rien de l’issue de la procédure au fond et pourront même donner lieu au paiement par APPLE de dommages et intérêts dans le cas où la contrefaçon ne serait pas reconnue. Néanmoins, à plus court terme, ces mesures d’interdiction provisoire permettent à APPLE de bloquer l’arrivée des produits SAMSUNG et de disposer de plusieurs mois de répit pour continuer à conforter sa position de leader sur le marché allemand.

Ces litiges nous semblent refléter assez distinctement les atouts et les faiblesses des deux concurrents :
- SAMSUNG jouissant d’une ancienneté bien supérieure à APPLE dans les technologies de la communication, a constitué depuis plusieurs années un puissant portefeuille de brevets. Pour autant SAMSUNG arrive clairement après APPLE sur le marché des tablettes graphiques, dont le design est certes éloigné de celui des Smartphones mais dont de nombreuses briques de technologie sont reprises de ces derniers. Il est donc assez peu surprenant que SAMSUNG attaque son rival essentiellement sur la base de brevets.
- APPLE acteur relativement récent dans la technologie de la communication sans fil, qui s’est imposé sur le marché des smartphones et des tablettes, notamment grâce à des produits attrayants esthétiquement, a assez logiquement plus d’atouts pour attaquer SAMSUNG sur la base de contrefaçon d’aspect visuel. APPLE, en plus d’essayer de rattraper son retard en termes de brevet en déposant de nombreux brevets sur les innovations qu’elle développe, n’hésite pas non plus à racheter des portefeuilles déjà existants (voir le rachat récent du portefeuille de brevets NORTEL par un consortium dont fait partie APPLE). La firme de Cupertino dépose également de manière massive des modèles pour protéger ses produits à la fois par droit d’auteur et par modèle.

Cette guerre globale entre deux géants constitue donc un cas particulièrement intéressant où peut être exploité de manière offensive l’ensemble des paramètres de la Propriété Intellectuelle : choix des droits de Propriété Intellectuelle invoqués, choix des juridictions saisies, choix des dates d’assignation, etc…
Téléphonie mobile et brevets Nortel: le département US de la justice s'y intéresse
le 5 septembre 2011

Téléphonie mobile et brevets Nortel: le département US de la justice s'y intéresse


Le Département américain de la Justice enquête activement sur un consortium de géants des nouvelles technologies, incluant notamment Apple et Microsoft, dénommé Rockstar Bidco (voir notre article du 27 Juillet dernier).

Le Département craint que leur récente acquisition du portefeuille de brevets de l'entreprise canadienne Nortel en faillite n'ait pour unique objet d'entraver la progression sur le marché des smartphones Google utilisant le système Android. Pour rappel, Google, arrivé relativement récemment dans le domaine des télécommunications et de la téléphonie mobile détient un portefeuille de brevets plutôt mince dans le domaine des télécommunications et convoitait également le portefeuille Nortel.

L'intérêt des brevets de Nortel est qu'ils touchent spécifiquement à la technologie sans fil, aux logiciels pour téléphones portables de quatrième génération, appelés LTE (« Long Term Evolution »).

La Justice américaine cherche à savoir si le consortium a acquis ces brevets afin de les utiliser de manière offensive, contre des rivaux potentiels, ou de manière défensive, afin de décourager ceux qui souhaiteraient engager des poursuites judiciaires contre l'un de ses membres.

A l'origine, une alerte lancée par l'American Antitrust Institute, association indépendante, étonnée par cette réunion inédite d’entreprises. En principe rivales, elle ont rarement pour habitude de se réunir afin d'effectuer ce type de transactions, chacune ayant un portefeuille de brevets conséquent et les moyens financiers de renchérir en toute autonomie. Dès lors, le montant significatif du rachat lui fait craindre une volonté de noyer toute tentative de concurrence. De plus, elle suspecte le consortium de vouloir, à l'avenir, concéder des licences à prix d'or sur des technologies qui très vite deviendront indispensables à tous.

Pour Google et de nombreux observateurs, il est clair qu'un achat d'un montant de 4,5 milliards de dollars (2,85 milliards d'euros) ne se déroule pas uniquement afin de se protéger d'éventuelles actions en justice. Le consortium n'a qu'un objectif : entraver la libre-concurrence sur le marché et « acheter le droit de pouvoir empêcher les concurrents d'innover », dixit le conseiller général de Google.

A cette déclaration, les membres du Consortium risquent fort de rétorquer à Google que leur acquisition du portefeuille Nortel ne limite en rien leurs concurrents d'innover et de protéger par brevets ces innovations. Les membres du consortium auraient indiscutablement raison sur ce point, la possibilité qu'auraient les concurrents à mettre sur le marché leurs innovations sans être contrefacteur des brevets Nortel serait quant à elle beaucoup plus délicate.


La situation qui se déroule reste inquiétante, puisque les grandes entreprises semblent s'appliquent désormais à empêcher par tous les moyens, y compris en usant de manière très agressive de leurs portefeuilles de brevets, leurs concurrents plus fragiles ainsi que les produits ''open-source'' de s'installer sur le marché des nouvelles technologies, au risque de fausser totalement le cycle naturel de la concurrence.

Si les inquiétudes de Google s'avèrent justifiées, la libre-concurrence serait alors battue en brèche. Le Département de la Justice aurait alors très certainement raison d'intervenir pour éviter qu'une utilisation des brevets se fasse au détriment de l'intérêt économique et technique général, quand bien même cette utilisation serait parfaitement légale au regard du droit américain sur les brevets.

La justice américaine pourrait alors contraindre les sociétés membres du consortium à vendre des licences à prix réduit voire en open source afin d'en faciliter l'accès. Déjà, elle avait contraint, dans une précédente affaire, le groupe CPTN (contrôlé par Microsoft, Apple, Oracle et EMC) à placer les brevets qu'il venait d'acquérir sous licence open source.
NOKIA reprend du souffle grâce à ses brevets
le 11 août 2011

NOKIA reprend du souffle grâce à ses brevets


Le groupe Nokia a enregistré des pertes (7,3%) au cours du second semestre, lesquelles ont été compensées par les redevances perçues par la société (430 millions d'euros) grâce à son portefeuille de titres de propriété intellectuelle, plus précisément de brevets.

Une telle marge de bénéfices a surpris nombre d'investisseurs : en Juin dernier, Nokia et Apple ont décidé de transiger dans le cadre de leurs litiges en cours, Apple s'engageant à effectuer un versement unique à Nokia tout en poursuivant le versement de redevances liées à l'exploitation de brevets, préalablement négociée.

Si une telle marge prouve que Nokia sait tirer avantage de son portefeuille de droits de PI, selon le directeur général du groupe, son directeur financier précise que ce type de résultats n'est pas à espérer au cours des semestres à venir.

Dans le cas de Nokia, son portefeuille de brevets lui permet ainsi de lisser une période de perte considérable de parts de marché en lui apportant des revenus substantiels par le biais de licences ou de transactions précontentieuses. Ce portefeuille de brevets ne suffisant cependant pas à empêcher l’arrivée de concurrents, Nokia devra impérativement innover et s’imposer à nouveau grâce à ses produits pour revenir parmi les leaders du secteur.
La guerre des brevets se poursuit entre Google et Apple
le 27 juillet 2011

La guerre des brevets se poursuit entre Google et Apple


La guerre entre Google et Apple en matière de propriété intellectuelle ne date pas d’hier, un enjeu majeur étant d’acquérir des pools de brevets pour posséder des technologies en dehors de leur cœur d’activité traditionnelle.

Début juillet, le géant Californien Google a perdu une bataille remportée par un consortium comprenant son concurrent et voisin basé à Cupertino, Microsoft, RIM (Blackberry), Ericson, Sony et EMC. Cette bataille visait à s’approprier le portefeuille de brevets de Nortel Group aujourd’hui en faillite. Ce portefeuille couvre des technologies variées incluant les communications wireless, la voix, les réseaux, la transmission optique de données et la technologie 4G. Le consortium a vraisemblablement remporté ce portefeuille pour 4,5 $Md, l’offre de Google étant significativement plus faible.

Quoi qu’il en soit, Google tient bon dans cette guerre des brevets et a d’ailleurs affiché il y a quelques jours un intérêt pour acquérir le portefeuille de brevet d’InterDigital.

InterDigital a développé des technologies HSDPA et HSUPA sophistiquées permettant de multiples activités pour smart phone. Certains des brevets InterDigital ont été licenciés à Apple. Google espère ainsi défendre sa technologie et avoir les armes nécessaires pour dissuader ses concurrents voire pour les attaquer.

Quelle que soit l’issue de cette bataille autour de InterDigital cette fois-ci, les intérêts en jeu et la taille des acteurs de ce domaine laissent présumer que la guerre des brevets ne s’arrêtera pas demain.

Brevetabilité des Business methods aux US – tendances générales 1 an après Bilski
16 Juillet 2011

Brevetabilité des Business methods aux US – tendances générales 1 an après Bilski


Fortement attendue par les spécialistes de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, la décision de la Cour Suprême américaine (décision Bilski) rendue en juin 2010 devait, nous l’espérions, mettre fin à une période d’insécurité juridique concernant la brevetabilité des inventions portant sur des méthodes commerciales (habituellement appelées business methods).

Pour rappel, la brevetabilité des inventions de business methods était auparavant largement acceptée par l’USPTO depuis la décision State Street Bank. Cette brevetabilité a été remise en question lorsque de nombreuses décisions ont commencé à adopter un nouveau test de brevetabilité appelé « machine-ou-transformation ». Ce test diffère significativement de celui établi par la décision State Street Bank et tend à considérablement augmenter le niveau d’exigence au regard de la condition de caractère technique (« Statutory subject matter ») régie par l’article 35 USC § 101.

En juin 2010, la Cour Suprême américaine, dans la décision Bilski, a confirmé que la condition de caractère technique devra désormais être observée de manière plus minutieuse. La Cour Suprême a également considéré que, sans être un test obligatoire ou dont l’issue conditionne systématiquement brevetabilité, le test machine-ou-transformation est hautement pertinent. Dans cette décision Bilski, la Cour Suprême a également confirmé l’exclusion de la brevetabilité des trois domaines suivants : phénomène naturel, idée abstraite et loi de la nature.

Ainsi, suite à la décision Bilski, pour les entreprises détenant des brevets ou demandes de brevet de Business Methods, le ciel est devenu moins sombre sans pour autant cependant être suffisamment clair pour savoir exactement où aller. En effet, la décision Bilski et le memorundom réalisé par la suite par l’USPTO à l’attention de ses examinateurs n’offraient pas aux professionnels et aux déposants de directives suffisamment précises pour lever toute sécurité juridique.

De nombreux praticiens spécialisés en propriété intellectuelle ont adapté leur manière de protéger les inventions en rédigeant de nouvelles revendications satisfaisant les exigences indiquées par la Cour Suprême dans la décision Bilski. Bien que ces adaptations de rédaction sont relativement aisées pour des demandes de brevet non encore déposées auprès de l’USPTO, ces adaptations peuvent s’avérer beaucoup plus délicates lorsque les demandes de brevet ont été déposées antérieurement aux discussions sur Bilski.

Un an après la décision Bilski, presque 200 décisions ont été rendues par différentes instances : la Chambre de recours de l’USPTO, les Cours de district, le circuit fédéral et la Cour Suprême. Rober Greene Sterne et Michelle K. Holoubek ont méticuleusement collecté un grand nombre de décisions.

A partir de leur étude, plusieurs tendances peuvent être notées :

Tendance des Cours
«
1 – Les Cours de districts semblent être très strictes quant à l’examen du caractère technique. En effet, sur six cours de district ayant eu à prendre position, deux seulement ont considéré que les inventions examinées remplissaient cette condition.

2 – Concernant le circuit fédéral, deux tiers des décisions rendues ont considéré que les revendications satisfaisaient ce critère de brevetabilité.

3 – La Cour Suprême a reconnu dans la décision Prometheus que la condition était remplie.

Tendance des Chambres

1 – Le nombre de décisions dans lesquelles les revendications ont été jugées admissibles par les Chambres est beaucoup plus faible que le nombre de décisions dans lesquelles les revendications ont été jugées inadmissibles (facteur de 1 pour 2,5 environ).

2 – De manière non marginale, la chambre a parfois soulevé une objection sur la base de l’article 35 USC § 101 de son propre chef même si l’observation de ce critère n’était pas un objet de discussion lors de la formation de l’appel.

3 – La Chambre s’appuie toujours fortement sur le test machine-ou-transformation même si d’autres considérations peuvent être prises en compte. Lorsque des revendications vérifient avec succès ce test, la Chambre les a considéré en conformité sans analyse additionnelle.

4 – Bien que ce ne soit pas un test officiel, la « doctrine des étapes mentales » a été utilisée. Lorsque les revendications peuvent être effectuées de manière purement intellectuelle, il a alors été considéré qu’elles ne satisfont pas au critère de caractère technique.

5 – Certaines disparités sont observées selon les panels de juges. En effet certains juges des Chambres considèrent rarement les revendications comme satisfaisant la condition de caractère technique et ont souvent soulevé des objections auparavant non soulevées.

6 – Ces décisions ont également mis en avant un manque de visibilité. Parfois certaines revendications identiques ont été considérées de manière différente par différents panels de juges et certains juges se sont même montrés incohérents dans leur manière de rendre des décisions sur des revendications identiques. »


Clairement, certains points de cette étude ont confirmé ce que les patents attorneys spécialisés en business methods avaient prévu et ont pu observer depuis que la décision Bilski a été rendue en juin 2010. Cependant, comme l’a révélé cette étude, certaines tendances comme la variation de traitement d’un juge à l’autre ne semble pas pouvoir suffisamment augmenter la visibilité des entreprises impliquées dans la protection des business methods.


Ces observations rappellent que l’examen d’une demande de brevet est en pratique beaucoup plus compliquée qu’une simple application de lois, de directives et de décisions.

Vu depuis l’Europe, il serait injuste de critiquer fortement le système américain puisque des différences de traitement sont également observées dans les examens pratiqués par l’Office Européen des Brevets. En effet en pratique, il nous semble que les examinateurs de l’OEB sont souvent beaucoup plus réticents à accorder des brevets pour des inventions liées au commerce électronique, aux transactions bancaires ou aux services de voyage et de tourisme que pour des inventions liées à l’industrie automobile et aux télécoms alors même que les caractéristiques qui définissent la portée de la protection peuvent être les mêmes.
Statistiques sur le taux de délivrance en Europe
28 Juin 2011

Statistiques sur le taux de délivrance en Europe


L’Office Européen des Brevet a réactualisé dernièrement des statistiques particulièrement intéressantes concernant le taux de délivrance des brevets à l’issue de la procédure d’examen.

Les statistiques présentées ci-dessous concernent toutes les demandes de brevet quel que soit leur domaine technique.



Tendances générales :

Il est intéressant de noter que depuis 2008 le taux de délivrance a diminué de manière significative. Ainsi sur les trois dernières années, moins de la moitié des demandes de brevet déposées ont été délivrées, plus de la moitié ayant été rejetées par l’Office Européen des Brevet ou ayant été retirées par les déposants. Ces statistiques illustrent clairement la politique de l’Office Européen des Brevets consistant à relever le niveau d’exigence de l’examen, cette politique étant désormais clairement affichée et étant connue sous le nom « Raising the bar ».


Disparité selon les domaines techniques :

Il est également important de noter que de fortes disparités concernant le taux de délivrance existent suivant le domaine technique auquel les inventions appartiennent. En effet, pour des inventions liées à certains domaines techniques tel que le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur ou les « business method », certains obstacles (la condition d’activité inventive en particulier) sont significativement plus difficiles à passer que pour d’autres domaines techniques.

Par exemple, le taux de délivrance dans le domaine des télécoms et entre 5 à 7 fois supérieur à celui des inventions mis en œuvre par ordinateur dans le domaine de la banque, de l’e-commerce ou de l’industrie du voyage et du tourisme.
Marques : Oppositions possibles en Italie !
le 28 juin 2011

Marques : Oppositions possibles en Italie !


Lancement de la procédure d’opposition en Italie à partir du 1er juillet prochain !

A partir du 1er juillet 2011, il devient désormais possible de former opposition contre les demandes de marques déposées en Italie depuis le 1er mai 2011 et les marques internationales désignant l’Italie publiées dans le premier numéro du mois de juillet 2011 de la Gazette des Marques Internationales de l’OMPI, indépendamment de la date de dépôt de leur demande.

Le délai d’opposition sera de trois mois :

- à compter de la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin Officiel des Marques en ce qui concerne les demande de marques italiennes ;

- à compter du premier jour suivant celui de leur publication dans la Gazette des Marques Internationales de l’OMPI en ce qui concernes les marques internationales désignant l’Italie.

La procédure d’opposition est une procédure administrative qui présente un double intérêt juridique et financier.

D’un point de vue juridique, il est en effet plus simple et beaucoup plus rapide de contester un dépôt de marque portant atteinte à une marque antérieure par le biais d’une telle procédure puisqu’elle peut intervenir dès la publication de la demande de marque litigieuse.

D’un point de vue financier, cette procédure évite d’avoir à engager une action judiciaire, laquelle est beaucoup plus longue et onéreuse.

Cela suppose toutefois que les titulaires de marques aient mis en place une surveillance des dépôts effectués en Italie. Le délai de trois mois est en effet relativement court et seule la mise en place d’une surveillance dans ce pays permettra d’avoir connaissance d’éventuels dépôts de marques portant atteinte aux droits antérieurs d’un tiers.

Il en va de même dans les nombreux autres pays ou territoires dans lesquels la procédure d’opposition existe déjà, et notamment la France, les Etats-Unis ou l’Union Européenne. Une surveillance peut être conduite dans un pays uniquement, au niveau communautaire ou au niveau mondial. Elle permet d’être informé des dépôts de marques identiques ou similaires effectués dans le même domaine d’activité que celui surveillé, notamment par des sociétés concurrentes. Elle permet ainsi aux titulaires de marques, à un moindre coût, de former éventuellement opposition à l’encontre des demandes de marques postérieures signalées qui porteraient atteinte à leurs droits antérieurs, et ce dès leur publication.

A cet égard, nous vous signalons qu’une mesure, en France et dans la plupart des pays, interdit l’action en nullité d’une marque par le titulaire d’un droit antérieur s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.

Le lancement de la procédure d’opposition en Italie constitue donc une excellente nouvelle pour tous les titulaires de marques déposées dans ce pays et une étape importante dans l’harmonisation des procédures applicables en matière de contestation de dépôt de marques dans les différents pays de l’Union Européenne.
le 01 juin 2011

"Dépôt probatoire": attention aux idées reçues!


TGI PARIS, 04/03/2011

Lorsque les termes « dépôt probatoire » sont entrés dans un moteur de recherche, l'internaute voit apparaître en première ligne le site de M. Didier F.

Tantôt journaliste, tantôt professionnel de l'information, voire « grand connaisseur des droits d'auteurs », il affirme avoir élaboré la « méthode d'optimisation des dépôts probatoires », déterminé à fournir un mode alternatif et peu coûteux de protection des inventions (prestations pourtant facturées 800€).


Sous le terme «d'inventeurs», M. F réunit tant les artistes que les industriels, designers, inventeurs individuels... Sa méthode se résume en quelques termes: «le droit d'auteur industriel», sorte de matière hybride, entre le droit des brevets et le droit d'auteur.

L'anecdote pourrait prêter à sourire pour un professionnel de la Propriété intellectuelle. En effet, il est établi par le législateur que les créatifs disposent chacun de droits particuliers:
droit d'auteur pour l'écrivain ou le peintre, droit des brevets pour l'inventeur d'une innovation technique, droit des dessins et modèles pour le designer...

Afin de se ménager un droit exclusif, la protection d'une invention par le droit des brevets, en France, transite notamment par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), le tout en justifiant qu'elle réponde à trois critères: nouveauté, activité inventive et applicabilité industrielle.

Si M. F intervient sur nombre de sites, forums et multiplie les blogs sur la question, c'est qu'une demande croissante existe.

Des particuliers, des PME au budget restreint, hésitent souvent à s'engager dans les procédures formelles de protection par le droit des brevets. Manque d'information, de moyens financiers, réputation du caractère onéreux du droit de la Propriété Intellectuelle plutôt réservé à l'élite entrepreneuriale, ces inventeurs en manque de reconnaissance peuvent se laisser séduire par des discours simplistes et parfois trompeurs.
Dès lors, l' INPI, aux côtés de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) a formé une action à l'encontre de M.F, auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins de tempérer ses promesses de protection irréfutable.

Par un jugement du 4 mars 2011, les juges ont estimé, via une motivation claire, que la diffusion d'informations « comportant une erreur de droit manifeste », multiples et contradictoires, « amenant le consommateur à croire qu'il peut bénéficier d'un titre efficace à moindres frais et plus rapidement qu'en procédant au dépôt de brevet » représente une pratique commerciale trompeuse (article L.121-1 Code la consommation).

Protection à l'efficacité douteuse, le « dépôt probatoire » présente de surcroît le risque de conférer aux déposants la certitude d'être en mesure de pouvoir divulguer leur invention, en détruisant dès lors la brevetabilité de l'invention, la nouveauté étant appréciée strictement.

Les conséquences générées par ce type de discours sont diverses, surtout parce qu'il porte un coup sérieux aux chances des inventeurs d'obtenir un monopole sur leur invention.

En condamnant avec fermeté ce type de procédure occulte, le Tribunal s'est donc appliqué à affirmer un seul principe: l'invention ne vit que par le droit du brevet.

Qatar : nouvel état contractant du PCT
le 26 mai 2011

Qatar : nouvel état contractant du PCT


Le Qatar a effectué les démarches nécessaires pour devenir un état contractant du PCT (Patent Cooperation Treaty).

Toute demande PCT, déposée à partir du 3 Août 2011, désignera donc automatiquement le Qatar et pourra donner lieu à une phase nationale dans cet état.

Le Qatar est le 143ème état à adhérer au PCT.

Ceci est une bonne nouvelle pour les entreprises européennes puisqu’un nombre croissants de déposants européens ont des perspectives de développement de leur activités au Qatar. Le PCT leur donnera désormais un délai de 30 mois à partir d’un premier dépôt pour effectivement déposer une demande de brevet dans cet état.
Intervention de Jean-Pascal DECOBERT pour le Club Action Brevet
le 2 mai 2011

Intervention de Jean-Pascal DECOBERT pour le Club Action Brevet



Le Club Action Brevet, animé par la CCI et l’INPI, est un groupe d’échange sur des sujets ayant trait à la protection et à la valorisation des innovations technologiques.

Le Club regroupe de nombreuses entreprises déjà impliquées ou interpellées par les questions de protection de leur propriété intellectuelle. Les sessions du Club sont l’occasion d’échanger librement et sans formalisme entre professionnels de la propriété intellectuelle et entreprises.

Dans ce cadre, la CCI et l’INPI ont invité Jean-Pascal DECOBERT à faire partager son expérience en matière de partenariat le 5 Mai prochain.

Jean-Pascal DECOBERT indiquera les bonnes pratiques et les pièges à éviter pour réussir un partenariat ou une collaboration en France ou à l’étranger.

Plus précisément, les aspects suivants notamment seront discutés : accord de partenariat, licence, accord de confidentialité (NDA), négociations avant signature de contrat etc.


L’inscription au Club Action Brevets est gratuite. De plus amples renseignements sur les modalités de participation au Club Action Brevet peuvent être obtenus auprès de la maison des entreprise de la CCI (mde.sophia@cote-azur.cci.fr / 04 93 95 45 12. Responsables: Pauline Weber ou José Fiotti).
Noms de Domaine : L’Incitation abusive à la Réservation
le 26 avril 2011

Noms de Domaine : L’Incitation abusive à la Réservation



Mise en Garde en Matière de Noms de Domaine : L’Incitation, parfois mensongère, à la Réservation

Une pratique abusive ne cesse de se développer sur Internet à l’attention des titulaires de marques et de noms de domaine.

Elle consiste à inciter ces titulaires à réserver des noms de domaine identiques à leurs marques ou autres titres de propriété industrielle en leur laissant faussement croire que des tiers tentent de les réserver. Ces propositions sont le plus souvent proposées par des sociétés étrangères asiatiques se présentant comme des organismes officiels de réservation de noms de domaine.

Elles se présentent par exemple sous la forme du message suivant :

"We are an organization specified at dealing with domain name dispute and registration in Asia. We have something important on intellectual property right need to confirm with your company.

On (date), we received an application formally, one applied for the Internet keyword (le plus souvent le nom d’une marque) and some domain names with our organization.

After checking, we found your company is the original trademark owner. If the company's action haven't been authorized by your company, so their behavior will conflict with your interests.
In order to deal with the matter better, please contact us ASAP.
Best Regards "


Que faire si vous êtes la cible d’une telle proposition ?

ne surtout pas répondre à cet email ; si vous répondez à ces sociétés, elles risquent de vous proposer de réserver les noms de domaine concernés à un prix bien supérieur à celui du marché.

en informer immédiatement votre Conseil afin de lui permettre de vérifier si le nom de domaine en question est toujours disponible et envisager ou non sa réservation.

Ce type de propositions incitatives et malhonnêtes se multiplie sur Internet. La mise en place d’une surveillance des réservations de noms de domaine peut être une solution intéressante pour éviter les désagréments, notamment financiers, de telles pratiques.

Marie Clotilde Schies
le 8 avril 2011

Validité de la marque tridimensionnelle


Validité de la marque tridimensionnelle constituée par la forme d’un produit de chocolaterie évoquant un sarment de vigne



Le litige qui oppose les sociétés TRIANON CHOCOLATIERS BV et REVILLON CHOCOLATIER SAS vient de faire l’objet, en France, d’une décision intéressante de la Cour de Cassation en ce qui concerne la validité d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme d’un produit.
La société REVILLON CHOCOLATIER SAS est titulaire de la marque française n° 02 3 188 047 déposée le 7 octobre 2002 en classe 30 pour désigner les produits suivants : "cacao, chocolat, produits de chocolaterie". Cette marque tridimensionnelle est constituée par la forme du produit évoquant un sarment de vigne.
La société TRIANON CHOCOLATIERS BV est assignée en contrefaçon de cette marque et en concurrence déloyale suite à la commercialisation de brindilles chocolatées sous la dénomination Les Rameaux.

La société TRIANON CHOCOLATIERS BV fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 30 janvier 2009 de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque tridimensionnelle n° 02 3 188 047.

En l’espèce, la Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’Appel en ce qu’elle relève :
- "qu’aucun produit de chocolaterie n’épouse, même de façon lointaine, une forme fine, courte, torsadée, évocatrice d’un sarment de vigne et revêtue de chocolat sur l’intégralité de sa surface" ;
- "que cette représentation s’éloigne de façon suffisamment significative de celle adoptée par les autres produits de chocolaterie pour signifier au consommateur l’origine commerciale d’un produit et lui permettre de réitérer sans confusion possible l’acte d’achat auquel il a pu procéder".
Cette même appréciation avait déjà étéretenue au Benelux par un arrêt de la Cour d’Appel de La Haye le 12 janvier 2010 qui a jugé la forme évoquant un sarment de vigne comme distinctive car elle s’écarte de manière significative d’autres bâtonnets en chocolat et est la seule qui ressemble à un sarment de vigne ce qui confère une "originalité distinctive".

L’arrêt de la Cour de Cassation fait exception à la sévérité avec laquelle est apprécié le caractère distinctif des marques tridimensionnelles, notamment au niveau communautaire.
Cette décision est l’occasion de rappeler quels sont les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par la forme du produit et les dernières décisions rendues en la matière.
Ces critères sont les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques mais il faut particulièrement tenir compte de la perception du public pertinent puisqu’un consommateur n’a pas l’habitude d’attribuer à un produit son origine au regard de sa forme ou de son emballage, mais davantage au regard d’un nom, d’un logo ou d’une étiquette. Dès lors, pour qu’une marque tridimensionnelle soit considérée comme distinctive, il faut qu’elle s’éloigne au maximum des représentations habituelles du secteur concerné. L’opportunité du dépôt d’une marque tridimensionnelle doit donc tenir compte de ces critères d’appréciation. Sauf à ce que la forme du produit en elle-même s’éloigne de façon suffisamment significative de celles habituellement adoptées dans ce secteur, il peut être parfois plus opportun d’envisager de protéger l’étiquette de l’emballage ou les éléments figuratifs et verbaux les plus distinctifs.

Cour de Cassation, Ch.com, 26 octobre 2010, TRIANON CHOCOLATIERS BV c/ REVILLON CHOCOLATIER et MADEMOISELLE DE MARGAUX SAS.
Brevet Communautaire et Juridiction Européenne des Brevets : Avancées et Obstacles.
le 25 mars 2011

Brevet Communautaire et Juridiction Européenne des Brevets : Avancées et Obstacles.



En discussion depuis 10 ans, la mise en place d’un brevet communautaire et l’instauration d’une juridiction européenne des brevets viennent de connaître des évolutions récentes, qui poussent à un optimisme.., à accompagner de patience.

Quelques rappels :
Contrairement à ce que la presse générale relate bien souvent, les efforts actuels menés par la France notamment ne visent pas à l’instauration d’un brevet européen qui existe déjà depuis plus de 30 ans, mais à l’instauration d’un brevet communautaire. Ce dernier présente en effet quelques différences essentielles par rapport au brevet européen.

- Le brevet européen, une fois délivré de manière centralisée, se décompose en un faisceau de brevets nationaux, relevant chacun du droit interne des États que le titulaire a désigné. Le brevet européen n'est ainsi pas un titre unitaire. De plus, il n'y a actuellement aucune juridiction unique pour traiter des conflits portant sur des brevets européens. Ainsi, il arrive bien souvent que dans un même contentieux transnational, un même brevet européen soit annulé dans un premier pays et soit validé dans un deuxième pays sur la base des mêmes motifs. Ce système augmente donc l’insécurité juridique et les coûts de contentieux. Autre particularité du brevet européen, ce dernier couvre 38 états, et non uniquement les états de l’union européenne. La Turquie, Monaco, la Norvège peuvent par exemple être couverts par un brevet européen.

- Le brevet communautaire, ou brevet de l’Union Européenne, se distinguerait par son caractère unitaire et autonome et produirait les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union. Il ne pourrait être délivré, transféré, annulé ou s'éteindre que pour l’ensemble des pays de l’Union Européenne. Un contentieux serait ainsi porté devant une unique juridiction.

Deux objectifs doivent être atteints pour que ce système soit réellement efficace : la mise en place du brevet communautaire et l’instauration d’une juridiction européenne des brevets.


- Brevet communautaire : avancées significatives

Le Conseil de l’Union Européenne a autorisé la mise en place du brevet communautaire le 10 mars 2010.
Cela fait suite à l’approbation par le Parlement Européen en février dernier du recours à la procédure de coopération renforcée pour adopter le projet de brevet communautaire. En décembre dernier, plusieurs pays dont la France ont souhaité recourir à cette procédure particulière permise par le Traité de Lisbonne et permettant l’adoption d’actes législatifs, uniquement pour les états qui le souhaitent et à partir du moment où ces états sont au moins neuf.
Cette procédure de coopération renforcée a été requise devant les objections soulevées par l’Italie et par l’Espagne de mettre en place le brevet communautaire, objections basées principalement sur des considérations linguistiques. Les 25 autres états membres sont favorables à la mise en place du brevet communautaire.
Lorsque l’Espagne et l’Italie le souhaiteront, ils pourront adopter le brevet communautaire.

- Système de Juridiction Européenne unique : Révision nécessaire

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un avis défavorable à la mise en place d’un système prévoyant une juridiction européenne des brevets, estimant que ce système n’est pas compatible avec les dispositions du Traité de l’Union Européenne et du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.
La cour relève que le projet d'accord confèrerait une compétence exclusive pour un nombre important d'actions (actions en contrefaçon et actions en nullité notamment), ce qui dépossèderait les états membres de ces compétences. Les raisons principales exposées ci-dessous sont à la base de cet avis négatif.
Le projet d'accord prévoit un mécanisme préjudiciel qui réserve la faculté de renvoi préjudiciel à la Juridiction du brevet communautaire tout en soustrayant cette faculté aux juridictions nationales. Or, la Cour insiste sur le fait que le mécanisme de renvoi préjudiciel favorise une coopération directe des juridictions nationales, «ce qui permet à ces dernières de participer de façon étroite à la bonne application et à l’interprétation uniforme du droit de l’Union ainsi qu’à la protection des droits conférés aux particuliers».
La Cour relève également qu’avec le système envisagé, «une décision de la Juridiction du brevet européen et communautaire, qui violerait le droit de l'Union, ne pourrait pas faire l'objet d'une procédure en manquement ni entraîner une quelconque responsabilité patrimoniale d'un ou plusieurs États membres». Or, un mécanisme fondamental de l’Union prévoit qu’«un État est obligé de réparer les dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l'Union qui lui sont imputables, et ce quel que soit l'organe, y compris juridictionnel, de cet État qui est à l'origine du manquement».




Par conséquent, l’avis de la Cour de Justice de l’Union Européenne ne remet pas en cause le principe d’une juridiction unique en matière de brevet, mais oblige à une révision du projet envisagé.
Protection des PARFUMS
le 12 mars 2011

Protection des PARFUMS


Un parfum d'espoir pour la protection des parfums par droit d’auteur

Comment protéger un parfum ? Le flacon peut faire l’objet d’un dépôt de modèle ou même de marque tridimensionnelle, le nom sous lequel le parfum est commercialisé est déposé en tant que marque ; mais la fragrance elle-même, donc le véritable travail du parfumeur, comment la protéger?
Les tentatives de dépôt de marques olfactives devant l’INPI et l’OHMI sont restées vaines.
Reste alors le droit d’auteur c'est-à-dire la protection de la fragrance en tant qu'œuvre de l’esprit. Les juges ne sont pas toujours d’accord en la matière, si la cour de cassation refuse systématiquement la protection de principe par le droit d’auteur, des juges du fond ont eux tendance à reconnaître qu’un parfum puisse constituer une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur.

En l’espèce la société LANCOME a assigné une société ARGEVILLE en contrefaçon de droit d’auteur car elle estime que la fragrance commercialisée par cette société reproduisait les caractéristiques de sa fragrance commercialisée sous la marque TRESOR.
Par un arrêt du 13 septembre 2007, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a reconnu fondée l’action en contrefaçon.

Le 22 janvier 2009 la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt en estimant que « la fragrance d’un parfum qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir faire, ne constitue pas la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur ».
C’est alors que la Cour d’Appel d’Aix en Provence, par son arrêt du 10 décembre 2010, statuant sur renvoi après cassation, reconnaît qu’une fragrance peut être protégée par le droit d’auteur :
L’article L112-1 du CPI prévoit que «la protection par le droit d’auteur est accordée à toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination».
L’article L112-2 du CPI qui énumère les œuvres considérées comme des créations comporte l’adverbe «notamment » ce qui démontre que cette liste n’est pas limitative.

Même si la création d’un parfum nécessite un savoir faire, elle ne se limite pas à une opération purement technique.

La création d’un parfum exige également « une recherche dans la succession et les interactions des odeurs, une conjugaison des éléments volatiles et persistants et une combinaison des diverses essences dans des proportions permettant de dégager une forme olfactive caractéristique qui traduit la personnalité, la sensibilité et l’imagination de son auteur et constitue, à condition d’être originale, une création artistique ».

Certes en l’espèce il a finalement été relevé que TRESOR de LANCOME «ne présente pas de caractéristiques inédites totalement identifiables par un consommateur moyen et qui serait le reflet de l’apport créatif de son auteur» et l’action en contrefaçon de droit d’auteur n’a donc pu être retenue mais il n’en demeure pas moins que cet arrêt constitue une belle avancée sur la reconnaissance de principe d’un droit d’auteur sur la fragrance d’un parfum même si sa mise en œuvre est délicate quant au respect des conditions d’originalité.
En outre, la mise en place dans l'entreprise d'une démarche systématique de preuve s'impose pour être en mesure de justifier d'une création antérieure à la fragrance litigieuse.

Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 10 décembre 2010 rendu sur renvoi après cassation- N°2010/475
Hadopi s’attaque aux récidivistes!
le 11 février 2011

Hadopi s’attaque aux récidivistes!



L’Hadopi, Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, est une autorité indépendante dont les missions ont été définies par la Loi Création et Internet du 12 juin 2009 et consistent notamment :

- à promouvoir le développement de l’offre légale sur Internet ;

- à observer l’utilisation licite ou illicite d’œuvres sur Internet ;

- à protéger les ouvres en ligne des atteintes aux droits qui leur sont attachés.

Au titre de cette mission de protection, l’Hadopi a mis en place un dispositif d’avertissement progressif en deux phases.

La première phase pédagogique visant à informer les internautes de leur obligation de surveillance de leur accès à Internet vient de s’achever, après trois mois de fonctionnement effectif, sur un bilan d’efficacité mitigé.

Au cours de cette période et d’après les rares chiffres commentés par les journalistes, entre 20.000 et 100.000 infractions auraient été constatées par jour et 800 à 2.000 alertes auraient été envoyées quotidiennement aux internautes accusés d'avoir téléchargé des fichiers illégaux. Suite à ces alertes, 50% des internautes seraient des récidivistes.

Bien évidemment, ces chiffres sont très difficiles à vérifier et doivent être analysés avec prudence.

Quoi qu’il en soit, l’Hadopi entame à présent la phase pénale de son dispositif puisque chaque prétendu pirate récidiviste recevra un deuxième email doublé par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Une coupure de l’accès Internet pourrait intervenir dès la 3ème récidive.

Les récidivistes n’ont qu’à bien se tenir !
BREVETS de MEDICAMENTS
le 29 janvier 2011

BREVETS de MEDICAMENTS


LA FIN DES REVENDICATIONS DE TYPE SUISSE



Une revendication de type suisse ou « Swiss Claim » correspond à une certaine forme de rédaction d’une revendication qui a été préconisée par la Grande Chambre de Recours de l’OEB (G6/83) pour obtenir une protection pour une deuxième, voire une énième, application thérapeutique d’une substance ou d’une composition déjà connue en tant que médicament.

Revendication type swiss : « Utilisation d’une substance ou d’une composition X dans la préparation d’un médicament pour le traitement de la maladie Y »

Avec l’entrée de la nouvelle Convention sur le Brevet Européen (CBE 2000) le 13 décembre 2007, cette rédaction ne semblait plus nécessaire pour protéger ce type d’invention. La formulation suivante semblait alors à privilégier :

Revendication CBE 2000 : « Substance X ou composition X pour son utilisation dans le traitement de la maladie Y »

Cela a été confirmé par la Grande Chambre de Recours qui a clairement indiqué en Février 2010 dans sa décision G2/08 que les revendications de type suisse n’ont plus de raison d’être avec la nouvelle rédaction de la CBE 2000 (Art.54 CBE).

La Grande Chambre de Recours a imparti un délai de 3 mois à compter de la publication de la décision G2/08 pour mettre en adéquation les demandes de brevet contenant encore des revendications de type Suisse. Cette publication a eu lieu le 28 Octobre 2010 au Journal Officiel de l’OEB.

En conséquence, toute nouvelle demande de brevet internationale ou européen ayant une date de dépôt ou de priorité postérieure au 29 janvier 2011 ne devra plus contenir de revendication de type suisse.

Pour les demandes de brevet internationales ou européen au 29 janvier 2011 il est tout de même conseillé de mettre le jeu de revendications en adéquation avec la nouvelle rédaction instaurée par la CBE 2000.
GUERRE OUVERTE DANS LA TÉLÉPHONIE MOBILE
le 26 janvier 2011

GUERRE OUVERTE DANS LA TÉLÉPHONIE MOBILE


L’analyse du contentieux en matière de brevets est souvent précieuse pour comprendre l’état de la concurrence d’un secteur industriel. L’année 2010 a connu des attaques en contrefaçon particulièrement virulentes, à l’image de la concurrence que tout un chacun peut constater dans les rayons des magasins de téléphonie mobile.

En arrière plan de cette actualité, il y a d’abord une profusion de brevets.
Les acteurs traditionnels de la téléphonie mobile ont bien vite compris l’utilité de la protection par brevets; Nokia, RIM ou Sony Ericsson, pour ne citer qu’eux, possèdent de larges portefeuilles de titres de propriété industrielle.

Le rapprochement des techniques mobiles et des applications logicielles, en particulier dans les Smartphones, est loin d’avoir freiné cette tendance. Les majors de l’industrie informatique sont rapidement entrés dans le jeu avec des portefeuilles de brevets historiquement très fournis. Apple illustre bien cette convergence, que la marque à la pomme a transformée en succès avec son Iphone.

A notre connaissance, plus de 20 procédures d’action en contrefaçon de brevets, souvent américaines, étaient actives au 31 décembre 2010 entre de très grands noms du domaine dont Apple, Microsoft, Nokia, RIM, Oracle, Samsung, Motorola mais aussi Kodak dans l’imagerie sur téléphone. Chaque litige impliquant généralement plusieurs brevets.

On peut d’abord expliquer l’explosion du contentieux par la nécessité qu’éprouvent les compagnies en retard sur le marché de freiner le succès des sociétés en expansion. Apple est particulièrement visé, révélant la stratégie des concurrents de gêner autant que possible cette compagnie à la croissance et aux marges enviées. Nokia, plutôt en perte de vitesse, fait partie de ses agresseurs.

La convergence de la téléphonie mobile, de l’informatique et de techniques périphériques (écrans tactiles notamment) peut aussi justifier plusieurs litiges : les écrans tactiles d’Apple posent problème à Elan, Android (système d’exploitation de Google) est contesté par Oracle pour les techniques Java et par Gemalto, etc…Les risques de collision de technologies sont selon nous plus nombreux qu’auparavant.

Enfin, certains acteurs pourraient chercher à perturber les relations contractuelles et commerciales de concurrents utilisant le système Android. Il n’est pas rare que des actions en contrefaçon induisent une mésentente dans le camp des défenseurs (partage des responsabilités, interprétations des contrats de licence, application de clauses de garantie…).

Dans de nombreux cas, une réplique (contre attaque en contrefaçon d’autres brevets) suit rapidement la première procédure judiciaire. Une chose est sûre : il vaut actuellement mieux être bien armé en terme de propriété intellectuelle pour subsister dans le secteur de la téléphonie mobile.
Intervention de Jean-Pascal DECOBERT pour l’IEEPI
le 12 janvier 2011

Intervention de Jean-Pascal DECOBERT pour l’IEEPI


L’IEEPI (Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle) dispense des formations visant à promouvoir la maîtrise de la propriété industrielle au sein des entreprises, particulièrement des PME.

Dans ce cadre, Jean-Pascal DECOBERT interviendra le 17 février 2011 à Sophia Antipolis pour une journée consacrée au thème : « Protéger et vendre les innovations non brevetables et le savoir-faire ».

De plus amples renseignements sur les modalités de participation à la formation peuvent être obtenus auprès de l’IEEPI (www.ieepi.org / 04.90.24.84.07).
Noms de Domaine : Bouleversements à venir?
le 16 décembre 2011

Noms de Domaine : Bouleversements à venir?



Décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010

Le 9 juillet 2010, le Conseil d’Etat a saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L.45 du code des postes et des communications électroniques. Cet article encadre l’attribution des noms de domaine sur Internet par les sociétés spécialisées. Il a été demandé au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la conformité de cet article aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le Conseil Constitutionnel rappelle que cet article confie à des organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques l'attribution et la gestion des noms de domaine « au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national » ; qu'il se borne à prévoir que l'attribution par ces organismes d'un nom de domaine est assurée « dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle » ; que, pour le surplus, cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses conditions d'application ; que, si le législateur a ainsi préservé les droits de la propriété intellectuelle, il a entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés ; qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.

Dans ces conditions, les Sages du Palais Royal estiment donc que « l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques doit être déclaré contraire à la Constitution ».

Cette déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet le 1er juillet 2011.

Le Parlement dispose donc d’un délai de neuf mois pour légiférer sur la question de l’attribution des noms de domaine. Des bouleversements importants pourraient en résulter tant pour les sociétés d’attribution des noms de domaine que pour leurs clients habitués à réserver leurs noms de domaines.

Affaire à suivre cet été.
EBAN- Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur
le 05 novembre 2010

EBAN- Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur


Jean-Pascal DECOBERT intervient ce 19 novembre 2010 à l’université d’hiver de l’EBAN sur le thème de la protection des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Il proposera une comparaison des approches suivies par l'Office Américain des brevets (USPTO) et par l’Office Européen des Brevets 5OEB).

L’EBAN (European Business Angels Network) est une association de business angels et forme un réseau international d’investisseurs avertis apportant leur support financier à des jeunes entreprises.
Arrivée de Marie-Clotilde SCHIES, juriste
le 9 septembre 2010

Arrivée de Marie-Clotilde SCHIES, juriste


Pour faire face à la croissance de son activité et répondre au besoin de ses clients, le cabinet a intégré une nouvelle collaboratrice dans son département juridique.

Marie-Clotilde SCHIES est spécialisée en droit des marques et des noms de domaines. Elle est titulaire d’une Maîtrise de droit des affaires et du DESS Concurrence, Consommation et Droit de la Propriété Industrielle.


Marie-Clotilde Schies a travaillé à Paris comme juriste cadre pendant plus de cinq ans, au sein d’un Cabinet de Conseil en Propriété Industrielle. Ella a pu ainsi se faire une expérience solide en matière de marques et noms de domaine.

Elle a ensuite intégré un Cabinet d’Avocats spécialisé en Propriété Intellectuelle.

Son expérience d’assistance et de conseil s’adresse autant à de grandes multinationales dans des secteurs aussi variés que l’agro-alimentaire, les cosmétiques, la production télévisée, la mode, les secteurs bancaire, l’immobilier, le médical et le paramédical qu’à des établissements publics, des PME ou des particuliers.
Félicitation à Allison BRIZIO-DELAPORTE pour sa réussite à l’EQE
le 25 Aout 2010

Félicitation à Allison BRIZIO-DELAPORTE pour sa réussite à l’EQE


Ainsi, le Cabinet Hautier compte désormais une nouvelle Mandataire agréée auprès de l’Office Européen des Brevets.

La réussite de cet examen européen atteste d’un niveau d’expertise juridique particulièrement élevé et permet de représenter des sociétés et inventeurs devant l'Office Européen des Brevets (OEB). Cet examen européen est considéré internationalement comme un gage important d’expertise et d’engagement dans la profession.
L’obtention de cet examen est particulièrement difficile puisque chaque année seul un quart des 1500 candidats de toutes nationalités présentant cet examen est qualifié.

La réussite d’Allison DELAPORTE, dès son premier passage, reflète principalement ses qualités professionnelles mais témoigne également des moyens mis en œuvre par le Cabinet pour former ses collaborateurs et les amener au plus haut niveau d’expertise.



Allison Delaporte, ingénieur spécialisée en Génie Biologique - Pharmacologie – Biotechnologies, aura ainsi le plaisir de représenter devant l’OEB les clients du Cabinet dans le domaine de la chimie, des sciences de la vie mais aussi des dispositifs mécaniques et médicaux.
La Cour Suprême américaine statue enfin sur le brevet Bilski
le 30 Juin 2010

La Cour Suprême américaine statue enfin sur le brevet Bilski


Très attendue par les milieux spécialisés dans la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, cet arrêt de la Cour Suprême met fin à une période de relative instabilité quant à l’examen de la brevetabilité des inventions du type « business methods ». Largement accueillies par l’Office Américain des brevets depuis la décision State Street Bank, les méthodes d’affaires avaient récemment connu plus d’obstacles à la brevetabilité. La Cour Suprême confirme une tendance plus exigeante qu’autrefois en termes de contexte technique. Sans lui donner une valeur obligatoire, la Cour confirme l’utilité du test dit « machine or transformation » remis au goût du jour par de récentes décisions, dont l’arrêt d’appel in re Bilski. L’USPTO a immédiatement fait passer de nouvelles instructions à ses examinateurs, directives consultables à :


http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_28jun2010.pdf
Business Methods: Sans nouvelles de Bilski!
le 24 juin 2010

Business Methods: Sans nouvelles de Bilski!


Nous annoncions dans un article précédent de ce site qu’une décision de la Cours Suprême des Etats-Unis devait être rendue le 1er Juin 2010 concernant la brevetabilité des « Business Methods ». La Cours Suprême reste jusqu’à présent parfaitement muette.

Pour rappel, cette décision concerne la condition de brevetabilité relative au « statutory subject matter » de l’article 35 U.S.C. 101. Elle conditionne fortement la brevetabilité des business méthode et plus généralement des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Pour le moment la seule chose à faire est de s’appuyer sur les précédentes décisions concernant Bilski, sur les directives des examinateurs de l’USPTO ainsi que sur la pratique acquise des dossiers en cours… et reste à espérer que la Cours Suprême définisse rapidement et clairement les exigences qui seront attendues notamment à travers le test « machine-or-transformation » qui au départ sembla très contraignant pour ensuite paraître se relâcher significativement.
Logiciels, Inventions mises en oeuvre par ordinateur: Intervention de Nicolas HAUTIER à SKEMA Executive le 23-06-2010
le 16 juin 2010

Logiciels, Inventions mises en oeuvre par ordinateur: Intervention de Nicolas HAUTIER à SKEMA Executive le 23-06-2010



Inventions mises en oeuvre par ordinateur: Des approches divergentes à l’OEB et à l’INPI ?

Les articles de la CBE (Convention sur le Brevet Européen) et du CPI (Code de la Propriété Intellectuelle) sont quasiment identiques, mots pour mots, concernant les conditions de brevetabilité.

Pour autant, les décisions concernant les logiciels et inventions mises en œuvre par ordinateur sont elles identiques quelles que soient les instances qui les prononcent:
 l’Office Européen des Brevets (OEB)
 l’INPI
 les tribunaux français ?

Nicolas HAUTIER est invité à présenter son expérience sur le sujet lors de la réunion INPICA qui se tiendra le 23 Juin 2010 à SKEMA Executive.

Nicolas présentera une récente décision rendue par le TGI de Paris et qui met clairement en lumière les différences d’approches entre l’OEB, l’INPI et le TGI de Paris.

Une revue des principales jurisprudences en matière de logiciel et d’inventions mises en œuvre par ordinateur sera proposée pour interpréter cette récente décision du TGI de Paris.

Les bonnes pratiques à adopter pour optimiser les chances d’obtenir des brevets dans le domaine des logiciels et d’inventions mises en œuvre seront également discutées.
INVENTIONS MISES EN ŒUVRE PAR ORDINATEUR G3-08
le 18 Mai 2010

INVENTIONS MISES EN ŒUVRE PAR ORDINATEUR G3-08


Pas de décision sur les inventions mises en œuvre par ordinateur: La Grande Chambre de Recours de l’OEB considère sa saisine G03/08 inadmissible.

Le Président de l’Office Européen des Brevets avait demandé à la plus haute autorité de l’Organisation Européenne des Brevets de se prononcer sur des questions ayant trait à la brevetabilité d’inventions dans le domaine informatique.

La Grande Chambre indique que sa saisine est inadmissible car les questions posées ne sont pas l’objet de divergences notables dans la jurisprudence des chambres de recours.
La Grande Chambre se repose beaucoup sur la fameuse décision T1173/97 IBM pour rappeler les fondements d’analyse de brevetabilité des inventions du domaine informatique. Elle confirme que cette analyse déplace très souvent l’exigence d’« invention » (article 52 (1), (2) CBE) vers l’exigence d’activité inventive (article 56 CBE). C’est ce critère qui devient le critère majeur pour ce type d’inventions.
LE BREVET « ONE CLICK » D’AMAZON MAINTENU
le 05 mai 2010

LE BREVET « ONE CLICK » D’AMAZON MAINTENU


La société américaine avait obtenu aux Etats-Unis un brevet controversé (US 5 960 411) pour une technique basée sur des commandes en e-commerce réalisées en un « click » unique de l’utilisateur.

En mars dernier, après une longue procédure, ce brevet américain a été partiellement confirmé.

En Europe, la jurisprudence est bien moins favorable à la brevetabilité de ce type d’invention dite « business method ». D’ailleurs, Amazon n’a jamais obtenu de protection à l’Office Européen des Brevets sur cette invention.
Les Cafés Malongo vainqueur national des Trophées de l’Innovation INPI
le 1er fevrier 2010

Les Cafés Malongo vainqueur national des Trophées de l’Innovation INPI



Après avoir remporté les Trophées régionaux à Marseille, l’entreprise Malongo a remporté les Trophées nationaux de l’Innovation, décernés le 26 janvier 2010 à Paris par le directeur de l’INPI.

Chaque année, les trophées de l’INPI récompensent une PME dont la stratégie s’appuie efficacement sur la propriété industrielle.

Pour valoriser et défendre son image et ses développements techniques, Malongo a constitué un portefeuille de plusieurs dizaines de brevets, de marques et de modèles.

Notre équipe conseille et représente Malongo dans sa stratégie de propriété industrielle depuis plus de quinze ans. C’est donc avec un plaisir tout particulier que Jean-Pascal Decobert a représenté le cabinet en se rendant à la remise des Trophées à Paris.

Après l’entreprise Tordo Belgrano récompensée en 2008, la société Malongo est ainsi notre deuxième client à remporter les trophées nationaux en l’espace de trois ans. Nous sommes naturellement fiers de l’exceptionnelle capacité à innover dont font preuve nos clients.
Les Google Adwords et les marques déposées
le 02 octobre 2009

Les Google Adwords et les marques déposées


Un arrêt de la CJCE (Cour de justice des communautés européennes) est attendu avec impatience. Il concerne tout spécialement la France puisque c’est la Cour de Cassation qui l’a sollicité (affaires Louis Vuitton Malletier, Viaticum & Luteciel et CNRRH). Il est vrai que la question de l’emploi d’une marque en tant que mot-clef pour la génération de résultats de recherche n’est pas anodine. Les tribunaux français et plus généralement européens, ont plus que jamais besoin d'une clarification. L'avocat général, le 22 septembre 2009, vient de livrer un avis sur les juges de la CJCE devront prendre en compte. Cet avis n'est pas particulièrement favorable aux titulaires de marques si bien que cette affaire doit être suivie attentivement.
« L’évolution des dépôts de titres de Propriété Industrielle en 2008 »
le 20 aout 2009

« L’évolution des dépôts de titres de Propriété Industrielle en 2008 »


L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a retracé dans le cadre de son rapport annuel 2008 l’évolution du nombre de dépôts de brevets, de marques et de dessins et modèles déposés par voie nationale.

 Brevets
Malgré la conjoncture économique, les entreprises françaises continuent à innover et à déposer des brevets. Le nombre de demandes de brevet déposées par les entreprises françaises est en effet en augmentation (+ 1.6 %).

 Marques
Le nombre de dépôts de marques à l’INPI s’est stabilisé par rapport à 2007 (- 0.6%) tandis que le nombre de renouvellements s’est très nettement accru (+18.6 %).

 Dessins et modèles
Si le nombre de dépôts a légèrement diminué (-0.8%), le nombre de modèles protégés par dépôt a quant à lui fortement progressé (+ 14.8%).

Les chiffres nationaux traduisent la volonté des entreprises de consolider leurs avantages concurrentiels (marques porteuses, technologies innovantes, designs distinctifs) en période de contraction des marchés et de concurrence intensifiée.
le 16 juin 2009

"OPTIMISER LA VALEUR DE VOTRE PROPRIETE INTELLECTUELLE": INTERVENTION DE NICOLAS HAUTIER AU CERAM


Comment optimiser vos actifs immatériels ? Nicolas HAUTIER fera part de son expérience pour répondre à cette question dans le cadre du Club Action Brevet le 24 juin au Ceram – Sophia Antipolis.

Les axes de réflexion suivants seront abordés :

- optimisation fiscale et patrimoniale,
- optimisation de la portée de la protection conférée par un brevet,
- optimisation de la voie de dépôt,
- opportunités et contraintes du droit des inventions de salariés.

Les réunions du Club Action Brevet sont généralement très interactives et donnent l’occasion d’échanger de points de vue variés. Nous aurions grand plaisir à vous y rencontrer.

N’hésitez pas à confirmer votre participation auprès de la Maison des Entreprises Sophia Antipolis :
Tél. : 04 93 95 45 12 ; Fax. : 04 93 95 45 58 ; mde.sophia@cote-azur.cci.fr
Brevetabilité : régime posologique – G2/08
le 04 mai 2009

Brevetabilité : régime posologique – G2/08


Une chambre de recours de l’OEB vient de saisir la Grande Chambre de Recours au sujet de la brevetabilité d’une utilisation d’un médicament qui ne se distingue de l’art antérieur que par le régime posologique de la substance à administrer.

Le recours N° T1319/04 a été formé contre une décision de la division d’examen rejetant la demande de brevet EP 0 643 965 pour motif d’absence de nouveauté (A.54(1) et A.54(2) CBE 1973) et d’application industrielle (A.52(4) CBE 1973 : exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement thérapeutique).

La chambre de recours a établi que la revendication 1 est nouvelle et implique une activité inventive au regard de l’état de la technique citée en particulier pour la caractéristique « une fois par jour avant de dormir ».

En conséquence, il est primordial de déterminer si cette caractéristique relève d’une exclusion de la brevetabilité en tant que méthode de traitement thérapeutique.

La CBE 2000 a apporté des modifications aux articles 53, 54 et 57 qui admettent dorénavant la brevetabilité des 2ndes et nièmes application thérapeutique.

La demande étant encore en instance lors de l’entrée en vigueur de la CBE 2000 le 13/12/2007, ce sont les nouveaux articles 53c), 54(4) et 54(5) qui s’appliquent.
L’article 54(5) est ainsi rédigé : « les paragraphes 2 et 3 n’excluent pas non plus la brevetabilité des substances d’une composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l’article 53c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique. »

Or, la chambre remarque que l’article 54(5) ne semble pas imposer de distinction entre différentes utilisations spécifiques.
Toutefois, la chambre de recours note que plusieurs chambres de recours sont parvenues à des décisions contraires concernant la brevetabilité d’un régime posologique (T1020/03 – T317/95).

Finalement, la chambre de recours technique considère qu’il est nécessaire d’obtenir une interprétation faisant autorité sur cette question par le biais d’une nouvelle décision de la chambre de recours.
Les questions suivantes sont posées à la grande chambre de recours :

1°) Lorsque l’utilisation d’un médicament particulier pour traiter une maladie particulière est déjà connue, ce médicament connu peut il être breveté, en vertu des dispositions des articles 53c) et 54(5) CBE 2000, pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent, nouveau et inventif de la même maladie ?

2°) S’il est répondu par l’affirmative à la question 1, le brevet peut il être délivré lorsque l’unique caractéristique nouvelle du traitement réside dans une posologie nouvelle et inventive ?

3°) Faut-il tenir compte de critères particuliers pour interpréter et appliquer les articles 53c) et 54(5) CBE 2000 ?
Intervention de NICOLAS HAUTIER et SEGOLENE LUHERNE à la CONFERENCE sur la SECURITE ECONOMIQUE organisée par l'INPI et la CCI
le 21 avril 2009

Intervention de NICOLAS HAUTIER et SEGOLENE LUHERNE à la CONFERENCE sur la SECURITE ECONOMIQUE organisée par l'INPI et la CCI


Retrouvez nos experts au Ceram Executive de Sophia Antipolis ce Mercredi 29 Avril. Ils partageront leur expérience et répondront à vos questions sur le thème de la sécurité économique.

"La Sécurité économique, une démarche préventive!"
Comment mieux protéger votre patrimoine technique et quels sont les moyens juridiques de protection ?

Mercredi 29 Avril 2009 : 9H00-12H00 (Accueil à 8H45)
Ceram Executive - Amphi Thésée
655, Rue Albert Einstein - Sophia Antipolis

A l'ère de l'informatique, tout ce qui traite, stocke et transmet de l'information est devenu un outil stratégique aussi précieux que vulnérable. Comment dans un contexte de concurrence exacerbée, préserver sa stratégie commerciale, protéger sa connaissance et ses avances technologiques ?
La Direction Centrale du Renseignement Intérieur et le Cabinet Hautier vous révèleront les procédés légaux ou frauduleux mis en oeuvre pour collecter l'information, et vous proposeront des solutions pour diminuer ce risque de "vol de connaissance".


Intervenants :
Jacques LA VILLETTE, Direction Centrale du Renseignement Intérieur
Ségolène LUHERNE, Conseil en Proprité Industrielle, Cabinet Hautier
Nicolas HAUTIER, Conseil en Propriété Industrielle, Cabinet Hautier

Merci de confirmer votre participation auprès de la MAISON DES ENTREPRISES SOPHIA ANTIPOLIS
Tél: 04.93.95.45.12. Fax: 04.93.95.45.58.
Email: mde.sophia@cote-azur.cci.fr

Nous vous enverrons un bulletin d'inscription sur simple demande à l'adresse suivante :
contact@hautier.fr
RECENTES EVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES DANS LE DOMAINE DE LA BREVETABILITE DES METHODES MISES EN ŒUVRE PAR ORDINATEUR.
le 05 Mars 2009

RECENTES EVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES DANS LE DOMAINE DE LA BREVETABILITE DES METHODES MISES EN ŒUVRE PAR ORDINATEUR.


Le droit des brevets dans le domaine informatique est loin d’être stabilisé. On a déjà pu le constater par les différences d’appréciation de l’Office Américain des Brevets (USPTO) et de l’Office Européen des Brevets (OEB). Les jurisprudences des Chambres de Recours de l’Office Européen ont elles-mêmes fortement évolué depuis 1978.

Ces évolutions ont pu entraîner certaines incohérences dans l’évaluation des inventions mises en œuvre par ordinateur qu’il s’agisse de méthodes constituées par une suite d’étapes ou de produits programmes d’ordinateurs. Pour chercher à pallier certaines incohérences, la Présidente de l’Office Européen des Brevets vient de soumettre une question à la Grande Chambre de Recours sous le numéro G3/08. En effet, une importante décision avait jusqu’alors admis la brevetabilité des produits programmes d’ordinateurs sous réserve que leur exécution implique un effet technique supplémentaire alors qu’un effet technique même connu suffit jusqu’à présent à passer l’obstacle du caractère technique pour les revendications rédigées sous forme de méthode ou de dispositif.

La Grande Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets devrait se positionner dans les mois à venir et clarifier la situation. Cela ne facilite pas la tâche du Conseil en Propriété Industrielle dans la phase de rédaction des demandes de brevet dans la forme la plus adaptée à l’obtention des brevets européens.

Sur le plan américain, des observateurs ont de longue date reproché à l’USPTO sa relative clémence quant à l’interprétation de l’exigence d’activité inventive (non obviousness) ainsi que l’acceptation de la brevetabilité d’inventions relativement détachées de considération technique.

Peut-être cette pression extérieure a-t-elle conduit l’Office américain à infléchir sensiblement sa position et on a pu constater récemment une baisse importante des taux de délivrance de brevets américains. Les décisions de justice n’y sont pas non plus étrangères. Notamment, la décision KSR International Company v Telefex Inc a sensiblement renforcé les exigences concernant l’activité inventive. Plus récemment, la décision In Re Bilski a réactualisé les critères d’évaluation de la brevetabilité des Business methods aux Etats-Unis. Cette décision du 30 octobre 2008 adopte un test dit « Machine – or Transformation » pour déterminer si une innovation entre dans le cadre des inventions protégeables au sens de la section 101 du Patent Act.

Même si cette décision n’a a priori pas un impact fondamental pour une grande majorité des inventions, la tendance est donc à un resserrement des conditions de brevetabilité auprès de l’Office américain.

L’expertise du Conseil en Propriété Industrielle, la qualité de rédaction et le suivi des demandes de brevet s’avèrent d’autant plus cruciales actuellement.
le 25 février 2009

CROISSANCE DES NOMS DE DOMAINE « .FR »


Des statistiques récentes montrent un accroissement important du nombre de noms de domaine se terminant par « .fr ». Ainsi, ils sont actuellement 1.3 million avec un taux de croissance de 36 % sur 1 an alors que la croissance enregistrée pour l’ensemble des noms de domaines est de l’ordre de 20 %.

On peut expliquer cet accroissement par l’assouplissement des règles d’attribution des noms de domaines « .fr » ainsi que par l’image de fiabilité que représente cette extension.

Ces récentes statistiques confirment donc l’intérêt de la réservation des noms de domaine en « .fr » pour les titulaires de marques en complément de protection.
le 12 décembre 2008

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI NOMME A LA TETE DE L’OFFICE EUROPEEN DES BREVETS


Benoît Battistelli, l’actuel Directeur Général de l’INPI, vient d’être nommé Président du Conseil d’Administration de l’Office Européen des Brevets.

Son mandat de Président du Conseil d’Administration débutera le 5 mars 2009 pour une durée de trois ans. Cela ne devrait pas affecter ses fonctions actuelles de Directeur Général de l’INPI.

Avec cette nomination nous pouvons espérer que la France jouera un rôle important dans les évolutions attendues en matière de brevets : Accord sur le Règlement des Litiges en matière de brevets européens, mise en place d’un brevet communautaire etc.